[유럽특허 독파하기] 08. Inventive Step (Article 56 EPC)

 조문 Article 56 EPC

Inventive Step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

후단은 54(3)의 신규성 판단에 사용되는 문헌은 진보성 판단에 고려되지 않는다는 내용.

당업자 (person skilled in the art)

발명이 진보성을 갖는지 여부는 출원(우선권)일 당시의 해당 당업자의 지식(knowledge)과 능력(ability)을 기준으로 평가해야 함. 

해당 기술 분야의 당업자는 다음과 같은 요건을 갖춘 사람으로 가정함 (T4/98, T143/94, T426/88 참조):

• 출원(우선권) 신청일 당시 평균적인 기술 지식과 능력(average knowledge and ability)을 보유함;
• 출원(우선권)일 당시 해당 기술 분야에서 통용되는 일반 지식(common general knowledge)을 모두 알고 있었음.
• state of art의 모든 것에 접근할 수 있었음;
• 인용된 문서를 알고 있음 (예: 유럽 검색 보고서에서);
• 출원(우선권) 날짜에, 해당 기술 분야에서 통상적인 작업(routine work) 및 실험(experimentation)을 위한 수단(means)과 능력(ability)이 있었음. 
• 해당 기술 분야에서 지속적인 개발에 참여하고 있음

• 당업자가 "문제(the problem)"를 해결할 자격이 있고 그 문제가 당업자로 하여금 해결책을 찾도록 유도하는 경우, 당업자는 다른 기술 분야의 전문가의 도움을 추구할 수도 있음. (T32/81 참조).

• 당업자는 한 사람이 아닌 연구팀(research team)과 같은 그룹이 될 수 있음. (T986/96, T164/92 참조).

즉, 당업자 판단을 위해 던져질 질문:

• 당업자는 subject matter와 obejctive technical problem 등에 의해 의존하여 결정됨 - 이들이 해당 문제를 해결하기 위한 자격이 있고 답을 찾기 위해 적합한가? 
• 당업자가 전문 분야가 아닌 것에 대해 동료에게 물어보는 것이 매우 합리적인가?

당업자의 기술상식 (common general knowledge of the skilled person)

교과서 (text book)의 내용은 해당 분야의 일반적인 기술상식을 나타낸다( T 171/84).

단일 출판물(예: 특허 문서, 저널 논문)은 일반적으로 기술상식으로 간주되지 않는다. (T 475/88 참조). 그러나 다음과 같은 경우는 예외이다:

• 특정 주제에 대한 광범위한 리뷰(broad review) 또는 설문조사(survey)를 제공하는 기술 저널 기사(T595/90, T309/88 참조);
• 발명이 매우 새로운 분야의 연구인 경우 특허 명세서 또는 과학 출판물. 관련 기술 지식이 교과서에서 아직 제공되지 않는 연구 분야인 경우 (T51/87 참조);
• 교과서에서 특정 문제를 다루는데 제시된 참고 문헌 (즉, 논문) ( T206/83 참조) .

자명성 (Obviousness)

자명성에 대한 질문:

• 출원(우선권) 날짜 이전에, 당시 알려진 기술의 상태(state of the art known)를 고려할 때, 당업자(a person skilled in that art)가 청구된 발명의 조건에 해당하는 발명에 도달하는 것을 청구된 발명의 조건(terms)에 해당하는 것에 도달(arrive at)하는 것이 당업자에게 자명하였을 것(woud have been obvious)인지 여부

여기서 "자명하다"는 의미란?:

• 기술의 통상적인 진보(normal progress)를 넘어서는 것이 아니고, 단순히 선행 기술로부터 명백하게 또는 논리적으로(plainly and logically) 따르는 개발;
• 통상의 기술자에게 일반적으로 기대되는 것 이상의 기술이나 능력(skill or ability)의 사용을 포함하지 않는 것을 의미함.

문제-해결 접근 (Problem-solution approach)

EPO는 소위 "문제 해결 접근법"을 사용하여 진보성을 평가함. 이것이 "객관적이고 예측 가능"하기에 바람직한 것이라 생각하여서...

문제 해결 접근법은 세 단계로 구성:

(i) "가장 가까운 선행 기술"을 결정;

(ii) 해결해야 할 "객관적인 기술적 문제"를 설정;

(iii) 가장 가까운 선행 기술 및 객관적인 기술 문제로부터 출발하여, 청구된 발명이 당업자에게 자명했을지 여부를 고려.

 

단계 (i): 가장 가까운 선행기술을 결정

• 이는 청구된 발명의 충분한 특징을 공개하는 하나의 단일 참조문헌이다. 발명으로 이어지는 발전의 가장 유망한 출발점이 되도록 함.
• 발명과 유사한 목적 또는 효과에 관한 것이거나, 적어도 청구된 발명과 동일하거나 밀접하게 관련된 기술 분야에 속해야 함.
• 청구된 발명에 도달하기 위해 최소한의 구조적 및 기능적 수정(modification)을 필요로 하는 유사한 구조/방법을 제시해야 함(T606/89 참조).
• 평가하는 질문은, 가장 가까운 선행기술로 사용된 문서가 발명 단계를 평가하는 데 실행가능한 (feasible) 출발점인지 여부 (T967/97, T558/00, T21/08, T308/09 및 T1289/09 참조).

• 일단 선택되면 출원(우선권) 날 전의 당업자의 눈을 통해 가장 가까운 선행 기술을 평가해야 함.
• Closest prior art가 아니라고 반박될 수는 없음
• T 1742/12: 어떤 선행문헌이 different purpose를 갖는다고 하더라도 본 발명이 도출되기에 그만큼 자명하지 않다고 주장하면 되지, 그 선행문헌으로부터 시작되는 진보성 고려 자체가 안된다고 주장할 수는 없다는 취지입니다.

단계 (ii): 해결해야 할 "객관적인 기술적 문제"를 설정

객관적인 기술적 문제의 식별 단계

• 출원서/특허의 관련 청구항을 연구하고, 
• 가장 가까운 선행 기술을 연구함;
• 청구된 발명과 가장 가까운 선행 기술 간의 차이점을 청구항의 구조적 및/또는 기능적 특징("구별되는 특징: distinguishing features") 측면에서 식별함; 
• 청구항의 이러한 "구별되는 특징"으로 인한 기술적 효과(technical effect)를 식별함;
• 해당 기술적 효과를 기반으로 객관적인 기술적 문제(technical problem)를 공식화함.

예시문제:

Claim 1: A vegetable knife comprising a blade with a cutting edge along which a series of serrations are formed.

Prior art: A vegetable knife with a cutting edge having no serrations.

Distinguishing features:

Series of serrations formed along the cutting edge.

Technical effects:

Option #1: Improved ability to cut vegetables e.g. with tougher skins? (Yes)

Option #2: Provision of a serrated knife blade? (True, but a bad choice)

Objective technical problem:

Option #1: Improving the cutting ability of the prior art knife? (Yes)

Option #2: Serrating the prior art knife blade? (Hindsight analysis; solution obvious)

기술적 효과에 구성을 직접 표현하는 것은 사후적 고찰 분석이 될 수 있어서 안 좋음. 해당 구성으로 말미암은 효과를 넣어야 함.

사후적 고찰을 회피하기

객관적인 기술 문제는 기술 해결에 대한 포인터를 포함하는 방식으로 공식화해서는 안 됨:

• 예를 들어, 문제 진술에 기술적 해결책의 일부를 포함하는 것은 단순히 사후적 고찰의 분석에 불과하며 진보성을 평가할 때 허용되지 않음(T229/85 참조).
• 그러나 청구항이 비기술적인 분야에서 달성하고자 하는 목표(aim)를 언급하는 경우, 이러한 목표는 사후적 고찰로 간주되지 않은 채로 문제의 공식화에 나타날 수 있음. 이러한 "목표"는 기술적 솔루션이 충족해야 하는 제약 조건으로 간주됨(T641/00, T172/03 참조).

"예시:

Claim 1: A mobile phone configured to receive a data package containing data formatted according to a first data format and to re‐format the received data package

according to a second data format by …[technical steps]…such that the reformatted data is able to be presented on a display of the mobile phone.

객관적인 기술적 문제: Improving the prior art phone’s compatibility with different data sources received for the data to be displayed.

문제란?

출원인/특허권자의 주관적인 견해에 의해 정의되는 것이 아니라 가장 가까운 선행 기술 (즉, "구별되는 특징")에 의해 정의된다는 의미에서 "객관적"이라는 것임.

따라서 "문제"는 단순히 가장 가까운 선행 기술에 대비하여 제공하는 기술적 효과를 얻기 위해 수정(modify) 또는 개량(adapt)하는 목적이자 과제임.

 (쉽게 말해, 당업자는 기술적 솔루션은 모르고 기술적 효과만 아는 상태임, 질문은 당업자가 그 효과를 얻기 위해 발명자가 한 일을 할 수 있는가이다)

발명의 기술적 특성에 기여하지 않는 특징은 "구별되는 특징"으로 간주되지 않으며 발명의 단계를 뒷받침하는 데 사용할 수 없다(T641/00 참조). 예를 들어, 특허를 받을 수 없는(제외된) 분야와 같이 기술적이지 않은 문제의 해결에만 기여하는 특징을 예로 들 수 있음.

부분적 문제란? (조합이 아닌 주합)

• 객관적인 기술적 문제는 여러 가지 다른 "부분적 문제"로 구성될 수 있음. 이는 모든 "구별되는 특징"을 조합하여 달성한 단일 기술 효과가 없는 경우 발생할 수 있음. 대신, 여러 가지 "구별되는 특징"이 여러 가지 "부분적 문제"를 해결하는 것일 수 있음(T389/86 참조). 발명 단계 각각의 "부분적 문제"에 대한 각각의 개별적인 해결책은 문제 해결 접근법에 따라 문제 해결 접근법에 따라 독립적으로 평가됨.
• 예시
• Claim 1: A vegetable knife comprising a blade with a non-stick coating and a cutting edge along which a series of serrations are formed.

• Prior art: A vegetable knife with a cutting edge having no serrations and no non-stick coating.

• Distinguishing features:

(1) Series of serrations formed along the cutting edge.

(2) Non-stick coating upon blade.

• Technical effects:

(1) Improved ability to cut vegetables.

(2) Easier to clean the knife blade.

• Objective technical problem:

Problem #1: Improving the cutting ability of the prior art knife, during use.

Problem #2: Improving the ease of cleaning the prior art knife, after use.

"기술적 문제"라는 표현은 광범위하게 해석됨. 기술적 해결책이 반드시 선행 기술에 대한 개선일 필요는 없음. "문제"는 단순히 다음과 같은 것일 수 있음:

• 동일하거나 유사한 효과를 제공하는 공지된 장치 또는 프로세스에 대한 대안을 찾는다
• 더 비용 효율적인 방법이다

그러나, 청구된 모든 실시예가 객관적인 기술 문제를 공식화하는 데 사용된 "기술적 효과"를 보여준다고 믿을 수 있는(credible) 경우에만 기술 문제가 본 발명에 의해 해결된 것으로 간주됨.

• 즉, 발명의 청구된 범위에서 (across the claim) 항상 객관적인 기술 문제를 해결하는지 확실하게 확인해야 함.

기술적 효과 

"구별되는 특징"에서 파생된(derived) 모든 기술적 효과는, 해당 효과가 출원 당시 명세서에서 파생될 수 있는 한, 객관적인 기술 문제를 공식화하기 위한 기초로 사용할 수 있음(T386/89 참조).

• 항상 explicitly하게 표현되어 있을 필요 없다.
• grey 영역이 있음.

"객관적인" 기술적 문제는 출원 초안 작성 시 출원인이 발명이 해결하고 있다고 믿었던 주관적인 문제와 상당히 다를 수 있음(예: less ambitious).

출원이 제출된 후에 (심사 또는 이의신청 절차 중에) 주장되는 새로운 효과에 의존하는 것이 가능함.  그러나 이러한 효과는 출원서 텍스트에서 처음 제시된 기술적 문제에 의해 암시(imply)되거나 이와 관련(relate)된 것으로 당업자가 인식(recognizable)할 수 있어야 함 (T184/82 참조).

예시:

• Claim 1: A vegetable knife comprising a blade with a non-stick coating and a cutting edge along which a series of serrations are formed.

• Prior art: A vegetable knife with a cutting edge having no serrations and no non-stick coating.

• Distinguishing features:

(1) Series of serrations formed along the cutting edge.

(2) Non-stick coating upon blade.

• Technical effects:

(1) Improved ability to cut vegetables because vegetable liquids released into the blade by the improved cutting edge form a ‘sticky’ bridge of viscous liquid extending from the blade surface to the opposing vegetable surface. By reducing the ‘stickiness’of that bridge one reduces resistive shear forces that otherwise impede the cutting motion of the blade. SYNERGY. 당업자가 처음에 출원서에 제안된 기술적 문제를 암시하거나 이와 관련된 것으로 인식할 수 있는가?  

• Objective technical problem:

Improving the cutting ability of the prior art knife

 

단계 (iii): 청구된 발명이 가장 가까운 선행 기술과 객관적인 기술 문제부터 시작하여 당업자에게 자명한지 여부를 고려

"could-would" 접근방식

• 세 번째 단계에서 질문은 객관적 기술 문제에 직면한 숙련된 사람이 어떤 교시를 고려하여서 가장 가까운 선행 기술을 수정(modify)하도록 유도(prompt)할(단순히 could가 아니라 would) 그러한 교시가 선행 기술에 있는지, 그 교시를 통해 청구범위의 범위 내에 속하는 것에 도달하고, 따라서 본 발명이 달성하는 것을 달성하게 되는지 여부에 대한 질문이다.

whether there is any teaching in the prior art that would (not simply could, but would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves

• 중요한 것은 숙련된 사람이 가장 가까운 선행 기술을 수정하여 발명에 도달할 수 있었는지(could) 여부가 아니라, 선행 기술이 개선(improvement)이나 이점(advantage)을 기대하면서 그렇게 하도록 유도/조장/유도(prompt, incite, induce)했기 때문에 그렇게 했을 (would) 것인지 여부이다. (T2/83 참조)

• 암묵적으로 촉구(implicit prompting)하거나 암시적으로 인식할 수 있는 인센티브(implicitly recognisable incentive)라도 충분하다.

• 무언가를 하지 말라고 촉구하는 것은 “would not”이라고 주장할 때에도 똑같이 중요하다. 즉, 부정적인 교시가 진보성 판단에 중요하게 작용한다는 것

선행 기술의 결합

• 다른 문서, 문서의 일부 또는 기타 선행 기술(예: 공개된 사전적 사용, 또는 unwritten common general knowledge)의 공개를 가장 가까운 선행 기술과 결합하여 자명성 공격을 구축할 수 있음.

• 그러나 청구된 발명의 모든 "distinguishing features"에 도달하기 위해 하나 이상의 다른 문서/공개를 가장 가까운 선행 기술과 결합해야 하는 경우에는 진보성이 있음을 나타내는 것일 수 있으므로 주의해야 함. (USPTO 실무와 다를 수 있는 부분임)

• 발명이 여러 가지 독립적인 "부분적 문제(partial problems)"에 대한 해결책인 경우 이러한 주의는 적용되지 않음. 이런 경우는 각 부분 문제에 대한 자명성을 별도로 평가해야 함.

• 각 부분 문제에 대해 가장 가까운 선행 기술과 다른 문서를 결합할 수 있음 (T389/86 참조)

• 이러한 부분적인 문제 중 하나라도 청구된 해결책에 진보성이 있는 경우, 전체 청구 발명에 진보성이 있음.

• 두 개의 선행 문헌의 개시들이 본질적으로 양립할 수 없는(inherently incompatible) 것처럼 보이게 하는 방식으로 발명의 별도의 "distinguishing features"을 공개하는 경우에는, 해당 개시들을 결합하는 것이 자명하지 않을 수 있음.

• 예를 들어, electronic circuit과 photonic circuit 사이에는 서로 양립할 수 없음

• 개시들이 매우 다른 기술 분야에서 나온 경우에도 결합이 용이하지 않음 - 단, 한 쪽이 다른 분야에 대한 명확하고 틀림없는 참조를 포함하지 않는 한

• cutlery와 rocket science는 완전 다른 분야이지만, rocket scinece에서 cutlery의 teflon 소재의 프로펠러에 관한 것인 경우에는 예외적으로 조합이 가능할 수도...

• 당업자가 서로 연관시킬 수 있는 합리적인 근거가 있는 경우 동일한 개시의 두 가지 개별 부분(예: 두 개의 개별적이고 별개의 예시)을 결합할 수도 있음.

• 선행 기술 문서를 잘 알려진 교과서 또는 표준 사전(즉, 해당 기술에서 common general knowledge를 나타냄)과 결합해도 됨.

• 조합(combination) vs 주합(juxtaposition):
• 일반적으로 대부분의 청구범위는 "distinguishing features"의 조합으로 구성됨. 다음과 같은 경우 청구 기능이 진정한 "조합"으로 간주됨:
• 기능 간의 기능적 상호 작용은 결합된 기술적 효과를 달성합니다. (예를 들어 개별 기능의 기술적 효과의 합보다 크다)
• 다시 말해, 개별 기능의 상호 작용이 시너지 효과를 생성해야 함.
• 그렇지 않은 경우들이 때때로 있으며, 그럴 경우 청구항은 단순히 특징의 "주합"로 구성되며 진정한 조합이 아님.
• 이 경우에는 각 개별 기능이 자명하다는 것을 보여주고, 모든 기능의 "주합"에 창의적인 단계가 없음을 증명하는 것으로 충분함(T389/86 및 T204/06 참조). 이는 위에서 논의한 "부분적인 문제(partial problems)" 상황과 유사함.
• 그러나 시너지 효과가 있는 경우 이 주장은 실패하게 됨 (예: 위의 식기류 예시 참조).