[유럽특허 독파하기] 10. Sufficiency of Disclosure (Article 83 EPC)

취지

특허 출원 절차를 출원인과 특허가 신청되는 국가 간의 '거래'를 협상하는 것으로 생각해보면,

출원인은 해당 국가의 시민이 출원인의 특허가 아니라면 자유롭게 할 수 있는 일을 하는 것을 방지하도록 하는 독점적인 권리를 요청하는 반면, (즉, 출원인은 특허 침해를 이유로 소송을 제기할 권리를 원함)
국가는 그 대가로서, 발명이 어떻게 작동하는지에 대한 완전하고 효과적인 공개를 요구함. 국가는 출원인이 새롭고 유용한 것을 발명했는지 확인하고자 함.

그렇게 하는 이유 중 하나는 출원인이 공개하지 않을 수도 있던 가르칠 만한 가치가 있는 것이 존재한다는 믿음 때문이다. 특허 명세서의 개시는 그러한 가르침이 있는 문서다.

특허문서의 개시는 국가가 발명자에게 어떤 권리를 부여해야 하는지 결정하는 데 도움이 된다. 이는 출원인이 20년간의 독점권을 대가로 제공하는 '대가(consideration)'의 중요한 부분이다.

주정부가 출원인과의 거래에서 공정한 '대가 (consideration)'를 받고 있는지 여부를 결정하는 기본 테스트에 대해 알아 보자.

당업자의 시각을 통해 특허 명세서의 교시를 평가한다.
특허 명세서가 출원인/특허권자가 주장하는 독점에 대한 공정한 근거(fair basis)를 제공하는지 여부를 결정한다.

공정한 근거(fair basis)가 제공되는지 여부를 결정할 때 이 원칙은 발명의 개념이 특허 명세서에 설명된 특정 실시예보다 더 광범위할 수 있다는 점을 고려함.
명세서는 반드시 당업자의 시각으로 읽어야 하며, 명세서를 읽을 때 그 사람의 사고방식(mind set)과 상식(common knowledge)을 수용해야 한다. 그런 다음 명세서가 명시적으로 교시하는 내용과, 당업자가 이해할 내용이 명세서의 암시적이고 자연스러운 확장인지 결정할 수 있음.

조문

Article 83 EPC

Disclosure of the invention

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Rule 42 EPC

Content of the description

(1) The description shall:

…

(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

…

(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;

[NB. Article 100 EPC as a grounds for opposition, and Article 138 EPC as a grounds for revocation, of European patents]

BoA 판례

판례에서는 다음과 같이 반복적으로 설시함.

“In respect of Art. 83 EPC, established case law of the boards of appeal stated that a patent could only be objected to for lack of sufficient disclosure if there are serious doubts, substantiated by verifiable facts (see T 19/90, OJ 1990, 476)."

[참조: 페이지 278, 356, 366, 373, 393, 395, 411]

이 주제에 관해 많은 T-decisions들이 있음. 위 인용된 BoA의 판례법 페이지에는 특히 유용한 T-decisions이 인용되어 있음.
가이드라인 Part F – Cahpter III가 유용함.

조문해설

Article 83 EPC는 유럽 특허 출원이 해당 기술 분야의 당업자가 실시할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개해야 한다고 규정하고 있음.
Rule 42 EPC는 설명이 적절한 경우 실시예를 사용하고 도면을 참조하여 청구된 발명을 수행하는 최소한 하나의 방법을 자세히 설명해야 한다고 설명함. 명세서에는 (주관적)기술적 문제와 그 해결방안을 이해할 수 있는 용어로 청구된 발명을 개시해야 하며, 배경 기술을 참조하여 발명의 유리한 효과를 기술해야 함.
이는 발명을 수행하는 적어도 한 가지 방법에 대한 상세한 설명이 제공되어야 함을 의미함.

판단주체로서 당업자

명세서의 대상 청중은 해당 기술 분야의 숙련된 사람이므로 어느 정도 청중 지식이 있다고 가정할 수 있다. 본 발명의 잘 알려진 사소한 특징을 철저하게 자세히 설명할 필요는 없다. 그러나 발명을 수행하는 데 필수적인 모든 특징은 '충분한' 세부사항으로 기술되어 숙련된 사람이 발명을 실행하는 방법을 명확하게 해야 한다.

간단한 발명의 경우 하나의 사례만으로도 숙련된 사람을 가르칠 수 있다. 복잡한 발명의 경우 또는 청구항이 광범위하게 적용되는 경우, 청구항의 범위를 넘어 확장되는 발명의 여러 예를 제시하는 것이 현명하다.

전반적으로, 출원서는 당업자가 청구된 전체 범위에 걸쳐 발명을 수행할 수 있도록 충분한 정보를 포함해야 한다. 당업자는 또한 자신의 일반적인 일반 지식을 사용하여 사용할 것으로 기대되지만, 발명품을 작동시키기 위해 창의적인 기술을 적용할 필요는 없다(T727/95 참조). 출원은 숙련된 사람에게 무엇을 해야 하는지 '가르쳐야' 하며, 정보의 공백을 메우는 데 과도한 부담을 주지 않아야 한다.

판단시점: 출원 시

Compliance with Article 83 EPC is assessed on the basis of the disclosure of the application as a whole. In view of Article 123(2) EPC, the disclosure is defined by the application as filed. The relevant date is therefore the filing date.
The skilled person must be able to perform the invention based on the disclosed teaching at the filing date. An insufficient disclosure cannot be remedied by later technological development or an augmentation in the knowledge of the skilled person.
우선일은? A priority claim is only valid in so far also the disclosure of the invention in the priority document is sufficient.

당업자의 기술과 지식

Art.83 EPC에 따라 충분성을 평가하기 위해 상상되는 당업자의 '기술'은 Art.56 EPC에 대한 자명성을 평가하기 위해 상상되는 '기술'과 동일하다.

지식은?

Art.56 EPC의 목적에 따라 숙련된 사람은 다음과 같이 가정됨:

공통의 일반적인 지식(CGK)을 알고 있다.
해당 분야의 모든 선행 기술에 접근할 수 있어야 한다.

Art.83 EPC의 경우 숙련된 사람은 다음과 같이 가정됨.

공통의 일반적인 지식(CGK)을 알고 있다.
해당 분야의 모든 선행 기술에 접근할 수 있어야 한다.
출원 시 인용된 선행 기술의 관련성을 인지하고 있어야 한다.
우선일(즉, 공개 전)에 출원의 전체 내용을 알고 있어야 한다.
제출된 출원서에서 확인된 문제를 알고 있어야 한다.
출원 시 공개된 솔루션을 알고 있어야 한다.

이는 당업자가 과도한 부담이나 창의적 활동 없이 출원/특허 공개의 공백을 채울 수 있는지 여부에 대한 질문이, 청구된 발명이 자명한지 여부에 대한 질문과 동일하지 않음을 의미한다.

즉, 숙련된 사람은 발명이 무엇인지를 들었다고 가정하고 질문은 다음과 같다. “채워야 할 격차 (명세서 공개 내용과 청구발명 사이의)가 자명한가?”
그렇다면 당업자에게 과도한 공백 메우기 부담이 없으며 공개만으로도 충분할 것이다.

합리적임 (being sensible)

본 개시를 읽는 당업자는 자신의 학습에 대해 합리적인 접근 방식을 취하고, 의미가 없거나 출원의 교시(teaching)와 일치하지 않는 모든 실시예를 청구 범위의 해석에서 제외하는 것으로 가정한다(T521/12 참조).

즉, 출원의 교시에 의해 확립되는 보호 범위에 대해 의심이 없고 당업자가 모호함 없이 이러한 교시를 수행할 수 있다면, 명세서에 불완전한 부분이 있어도 합리적으로 해석될 수 있음.

부적격에 대한 입증책임은 일반적으로 이의를 제기한 당사자에게 있다. 그러나 출원서가 청구된 발명이 실시될 수 있다는 타당성(plausibility)을 보여주는 기술 정보를 제공하지 않거나 발명의 타당성(plausibility)에 대해 심각한 의심이 있는 경우, 청구된 발명이 신뢰할 수 있다고 증명할 책임은 출원인/특허권자에게 있다(예: T1329/11 참조).

발명을 실행하는 경우 숙련된 사람이 어느 정도 허용 가능한 어려움을 겪더라도 발명은 수행될 수 있다. 즉, 자신의 기술을 사용해야 할 수 있다. '과도한 부담' 없이 반복적인 성공이 가능한 한 일부 실패는 허용/수용될 수 있다.

특허 공개를 기반으로 한 발명의 차선책 성능은 본질적으로 해당 공개의 부족함을 나타내지 않는다. 단, 발명이 실제로 실행되어야 한다. 최적화는 당업자의 기술 범위 내에서 일상적인 작업이다.

극복 가능성

부분적 불충분 (Insufficient disclosure)

청구항이 충분히 공개되지 않은(또는 전혀 공개되지 않은) 하나 이상의 실시예를 다루고 충분히 공개된 다른 실시예도 포함하는 경우, 불충분 문제는 본 발명의 일부 실시예에 대해서만 발생하고 다른 실시예에서는 발생하지 않는다.
이 문제는 청구범위/설명을 충분히 설명된 실시예에만 적용하도록 제한함으로써 해결될 수 있다. 나머지(불충분한) 실시예에 대한 설명은 삭제되거나 발명의 일부가 아닌 것으로 표시될 수 있다.

깊은 부족함 (Deep insufficiency)

보정이 불가능할 수도 있다. 설명에 추가 정보를 추가하여 불충분한 공개가 원칙적으로 충분할 수 있는 경우 Art 123(2) EPC에 의해 실제로 이를 방지할 수 있음. 이 경우 거절 또는 취소 가능성이 발생한다.

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