[유럽특허 독파하기] 07. Novelty (Article 54 EPC), 선택발명, 화합물 발명 disclaimer

조문: Article 54 (1) EPC

An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

단일의 개시 (Single disclosure)

신규성은 항상 하나의 선행 기술(a single piece of prior art)에 대해 결정된다.

별도의 선행 기술 항목을 함께 결합하는 것은 허용되지 않음.  이는 선행기술의 개별 항목(separate items)이 동일한 문서에서 발견되는 경우(예: 개별 실시예)에도 해당되며, 조합이 구체적으로 제안(suggest)되지 않는 한 마찬가지이다(G-VI,1 및 T305/87 참조).

 

즉, 청구항의 모든 특징이 조합된 단일 공개가 없는 경우 청구항은 신규성이 있는 것으로 간주된다.

내부 참조(internal references)

주 문서가 특정 특징에 대한 더 자세한 정보를 제공하는 것으로, 다른 문서를 명시적으로 언급하는 경우, 후자의 문서의 교시(teaching)는 1차 문서의 발행일에 공중이 이용할 수 있었다면 주 문서에 포함된 것으로 간주됨(T 153/85 및 G-IV, 8 참조).

그러나 신규성 목적의 관련 날짜는 항상 주 문서의 날짜이다(G-IV, 3 참조).

그러나 문서의 교시(teaching)는 잘 알려진 등가물(well known equivalent)을 포용하지(embrace) 않는다(G-VI, 2 및 T 517/90) - 신규성 목적으로는 문헌의 일부를 개시하는 것으로 고려되지 않음.

모든 특징의 적합성 (Conformance of all features) 

발명이 신규성이 결여되려면 발명의 subject-matter가 선행 기술로부터 명확하고(clearly) 직접적으로(directly) 도출 가능해야 함(T 465/92, T 511/92), 

즉, 핵심적인 특징뿐만 아니라 모든 특징이 선행 기술로부터 알려져 있어야 함(T 411/98). 

발명의 실제 내용은 해당 기술 분야의 평균적인 당업자에게 어떤 지식과 이해를 기대할 수 있는지에 따라 결정됨(T 164/92; T 582/93).

기본 원칙은 공개 시점에 모든 특징이 이용 가능했을 뿐만 아니라, 해당 공개에 명시적(explicitly) 또는 묵시적으로(implicitly) 포함되어 있었음이 분명한 방식으로 공개 정보가 제시된 경우에만 신규성 결여가 성립될 수 있다.

청구항의 해석

"~의 용도로(for use)"

물건 청구항에서  "~의 용도로(for use)"

EPO 에게 청구항에서 "~의 용도로(for use)"라는 용어는 "사용하기에 적합하다(suitable for use)"는 의미이다.

따라서 "공정을 수행하기 위한 장치...(An apparatus for carrying out the process ...)"라는 청구항은 공정을 수행하기에 적합한 장치를 의미하는 것으로 해석됨.

청구항에 명시된 모든 특징을 갖추고 있지만 명시된 목적에 적합하지 않거나 해당 목적에 사용할 수 있도록 수정이 필요한 (선행문헌의) 장치는, 일반적으로 청구항을 예상(anticipate)하는 것으로 간주되지 않는다.

그러나 선행의 장치가 공지되어 있고(known) 실시가능하며(enabled) 프로세스를 수행하는 데 적합할 수 있는 경우 (could be suitable) "의 용도로 (for use)"이라는 용어는 청구항을 새로운 것으로 만들지 않는다.

• 선행문헌에 명시적으로 해당 용도로 사용될 수 있다고 안 써있어도 이론적으로 사용이 가능하다면 청구발명 예상이 가능하다.

방법 청구항에서 "~의 용도로(for use)"

방법 청구항에서 "~의 용도로(for use)"이라는 용어는 다르게 해석된다(GL F-IV, 4.13). 기능식으로 해석.

• 예컨대, "Method for remelting galvanic layers"에 대한 청구항에서 "for remelting" 부분은 공정이 단순히 galvanic layer을 remelting하는 데 적합하다는 의미가 아니라, galvanic layers의 remelting에 관한 기능적 특징(functional feature)을 의미하는 것으로 이해되어야 함.  
• 따라서 "for remelting" 부분은 청구된 작업 방법(working method)의 방법 단계(method steps) 중 하나를 정의함(T 1931/14 및 T 848/93 참조).
• 그러므로, 선행문헌에서는 그러한 특정 용도가 존재해야만 한다. 
• 이와 유사하게, "method for the manufacture of", 즉 제품 제조 방법에 관한 청구항의 경우, 그 방법이 제품을 생성한다는 사실은 필수적인 방법 단계(integral method step)로 취급되어야 함(T 268/13 참조).

기능식 청구항 (means plus function claims)

기능식 청구항의 특징("means for ...")은 기능적 특징의 한 유형이다(GL F-IV, 4.13.2).

기능식 청구항의 특징의 기능을 수행하기에 적합한(suitable for) 모든 선행 기술 특징은 기능식 청구항의 기능을 예상(anticipate)할 수 있다. 

• 예를 들어, "문을 여는 수단"이라는 기능은 열쇠(key)와 지렛대(crowbar) 모두에 의해 예상된다. 

이러한 일반적인 해석 원칙에 대한 예외는 기능식 청구항의 기능이 컴퓨터 또는 유사한 장치에 의해 수행되는 경우이다.

• 이 경우 기능식 청구항의 특징은 단순히 해당 단계/기능을 수행하기에 적합한(suitable for) 수단이 아니라 해당 단계/기능을 수행하도록 조정된(adapted to) 수단으로 해석된다.
• 즉, means가 컴퓨터를 지칭하는 경우에는, 선행문헌에 컴퓨터가 청구된 단계를 수행하는 것으로 프로그램된 경우에만 청구된 발명을 예상할 수 있다.

상위개념-하위개념 (Genus-species)

상위개념 개시(예: 금속)는 해당 일반 개념에 속하는 특정 실시예(예: 구리)에 대한 청구항의 신규성을 박탈하지 않는다.

그러나, 특정 실시예(예: 구리)의 공개는 해당 특정 실시예를 포함하는 일반 청구항(예: 금속)의 신규성을 제거한다(GL G-VI, 5). 

예를 들어, "임의의 fastner를 사용하여 A를 B에 고정"하는 청구항은 리벳을 사용하여 A를 B에 부착하는 공개에 비해 신규성이 결여되지만, "rivet을 사용하여 A를 B에 고정"하는 청구항은 임의의 패스너를 사용하여 A를 B에 고정하는 공개에 비해 신규성이 부족하지 않는다.

선택발명의 개념 및 유형

선택 발명이란 이전에 알려진 더 넓은 범위의 값 중 일부를 선택하는 것이 특징인 발명을 말한다.

선택 발명에 대한 평가는 속을 개시하는 선행 기술이 그 속 내에 속하는 종의 신규성을 빼앗지 않는다는 위의 일반적인 원칙에 기초한다.

EPO 이전의 선택 발명은 세 가지 유형으로 나뉨:

• 선행기술의 목록에서 선택; 
• 선행기술의 더 넓은 범위 내에서 좁은 범위의 선택; 그리고 
• 선행 기술의 다른 범위와 중첩되는 범위의 선택.

리스트로부터 선택되는 경우

(1) 하나의 리스트

하나의 리스트에서 하나를 선택하는 경우는 신규성 없음. 하나의 리스트에서 2개 이상을 선택하여 조합하는 경우는 신규성 있음.

(2) 두개의 리스트

두 개 이상의 목록에서 선택하는 경우, EPO는 소위 "두 리스트 원칙(two list principle)"(T 12/81)을 적용한다.  여기서 EPO는 다음과 같이 명시하고 있다:

"특정 특징의 조합에 도달하기 위해 특정 길이의 두 개 이상의 리스트에서 선택해야 하는 경우, 선행 기술에 구체적으로 공개되지 않은 특징의 결과 조합은 신규성을 부여한다."[EPO 가이드라인 G-VI 8]. 

일반적으로 "특정 길이"의 목록은 목록에 최소 3개의 요소(element)가 있어야 함을 의미한다.  하지만 항상 그렇다고 보기 어렵고 매우 case specific하다. 여러 목록에서 선택되는 경우(즉, 2개 이상의 리스트에서 선택되는 경우), 두 개의 요소로 구성된 작은 목록도 충분한 길이로 간주될 수 있다(T 686/99).  

일반적으로 단일 목록에서의 선택은 선택 항목에 신규성을 부여하기에 충분하지 않은 것으로 간주됨.

넓은 범위 내에서 좁은 범위의 선택

하위 범위는 선행 기술에 개시된 더 넓은 범위 내에 속하는 청구된 (좁은) 범위를 의미한다.

이전에는 하위 범위가 신규한 것으로 간주되려면 하위 범위가 다음과 같아야 했음 (T 198/84 및 T 279/89):

• 공지된 범위에 비해 좁아야 함;
• 공지된 범위의 특정 예 및 엔드포인트에서 멀리 떨어져 있어야 함.
• 자의적(arbitrary)이지 않아야 함("purposive 선택").

*그러나 2019년 11월 1일 이후 심사기준 개정으로, 더 이상 하위 범위가 purposive 선택일 필요가 없음. 이는 보다 진보성과 관련한 것임. 이 변경 사항은 출원일과 관계없이 출원 중인 모든 출원에 적용됨.

**엔드포인트 요건도 사라짐 (in T 261/15)

이러한 맥락에서 serious contemplation태스트가 요구됨 - 당업자가 선택된 범위에서 작업하는 것을 serious하게 contemplate할 것인지. 

• 명시적으로 언급된 중간값 또는 특정예에 의해 신규성 파괴 (그 값만 배제하는 것으로는 안됨)
• 진보성 평가에 사용되는 개념 (차이점을 연결하는 시도가 가능한지)과 근본적으로 다름.
• 어느 범위에 pointer가 있는지가 중요하겠음.

중첩되는 선택

중복 범위는 선택 발명의 가장 흔하지 않은 유형임.   EPO가 선행 기술에서 범위의 끝점을 명시적 공개로 간주함. 

따라서 다음의 경우에는 청구 범위는 신규한 것이 아님:

• 선행기술에 단일 지점이 공개되어 있는 경우 (prior art: 20, claim: 10-50);
• 선행 기술 범위의 끝점이 청구된 범위에 속하는 경우 (prior art: 20-30, claim: 10-50);
• 테스트 포인트가 청구 범위 내에 속하는 경우 (prior art: 5-60, test at 20, claim: 10-50)
• 청구된 범위가 명시적으로 공개된 "단 하나"의 엔드 포인트와 겹치는 경우 (prior art : above 20, claim: 10-50)
• 예가 청구 범위의 오차 범위 내에 있는 경우 (prior art : about 52, claim: about 10-50).

이러한 중복 범위의 신규성을 평가하는 데 도움을 주기 위해 EPO는 "serious contemplation" 테스트를 확립하였음. 다소 진보성 판단과 유사하게 보임.

EPO 가이드라인(G-VI 8)은 다음과 같이 명시하고 있음:

"기술적 사실에 비추어 당업자가 해당 분야의 일반 지식을 고려할 때 선행 기술 문헌의 교시를 중복 범위에 적용하는 것을 진지하게 고려할 것인지 여부도 고려해야 함. 그렇게 할 것이라고 공정하게 가정할 수 있다면, 신규성이 결여된다고 결론을 내려야 함." 

중복 범위의 신규성에 대한 평가는 일반적으로 당업자가 중복 영역에서 작업하지 않는 이유를 입증하는 데 의존함.

화합물 발명

- Novelty of enatiomers

T 296/87(OJ 1990, 195): 라세메이트에 대한 description은 그 안에 포함된 spatial configuration의 Novelty함을 anticipate하지 못한다. 라세메이트는 구조식과 과학 용어에 대한 전문적인 해석을 통해 state of the art로 기술되었다. 화학식에 포함된 비대칭 탄소 원자의 결과로 해당 물질은 여러 가지 가능한 spatial configuration(D 및 L enantiomers)으로 나타날 수 있지만, 후자는 그 자체로 개별화된 형태로 나타나지 않았다. 라세미체를 거울상 이성질체로 분리하기 위해 존재하는 방법은 진보적 단계와 관련해서만 고려되어야 하는 것이다.

Disclaimers 

원칙적으로 positive 해야 함. 즉, disclaimer를 쓰는 것이 Art 84 EPC 기재 불비일 수 있음 (F-IV, 4.19)

EPO에는 두 가지 유형의 disclaimers이 있음:

• Disclosed disclaimers; and 
• Undisclosed disclaimers. 

두 가지 모두(동시에) 청구항의 신규성을 회복하는 데 사용할 수 있음. 개수는 상관이 없음. (G 1/03, G 2/10에서 제한하지 않음)

undisclosed disclaimer 관련: (H-V, 4.2.1)

• 특허권자는 우연한 예상(accidental anticipations)과 관련하여 undisclosed disclaimer을 도입하여 신규성을 회복할 수 있음.
• G1/03: 우발적 예상이 우발적이라고 하려면 당업자가 발명을 위해 작업할 때 전혀 고려하지 않았을 정도로 발명과 관련이 없어야 함. (기술분야가 엄청 달라서 전혀 고려하지 않았다고 주장하는 경우)
• 우발적인 예상은 오직 undisclosed discalimer에만 적용 (disclosed disclaimer에도 주장할 수 없다) (CLB II. E. 1.7.3a))
• undisclosed disclaimer은 비기술적인 이유로 특허 대상에서 제외되는 주제를 삭제할 수 있음(52-57조). 
• disclaimer는 신규성을 회복하거나 비기술적인 이유로 특허 대상에서 제외된 주제를 부인하는 것 이상을 수행해서는 안 됨. (즉, 배제하는 대상을 일반화할 수 없음)
• 진보성 또는 충분성과 같은 다른 특허 요건을 판단할 때 고려될 수 없음 (G1/16)

• [가능한 시나리오] Limiting the scope of a claim by using a ‘disclaimer’ to exclude a technical feature not disclosed in the application as filed may be allowable under Art. 123(2) in the following cases (see G 1/03 and G 1/16, and F-IV, 4.20):

  (i) restoring novelty over a disclosure under Art. 54(3);

  (ii) restoring novelty over an accidental anticipation under Art. 54(2). "An anticipation is accidentalif it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention".

  (iii) removing subject-matter which, under Art. 52 to Art. 57, is excluded from patentability for non-technical reasons. For example, the insertion of "non-human" in order to satisfy the requirements of Art. 53(a) is allowable.

• The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty (cases (i) and (ii) above) or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons (case (iii) above).

  An undisclosed disclaimer is, in particular, notallowable if:

  (i) it is made in order to exclude non-working embodimentsor remedy insufficient disclosure;

  (ii) it makes a technical contribution.

  (iii) the limitation is relevant for assessing inventive step;

  (iv) the disclaimer, which would otherwise be allowable on the basis of a conflicting application alone (Art. 54(3)), renders the invention novel or inventive over a separate prior art document under Art. 54(2), which is a not accidental anticipation of the claimed invention;

  (v) the disclaimer based on a conflicting application also serves another purpose, e.g. it removes a deficiency under Art. 83.

  Art. 84 applies equally to the claim per se and to the disclaimer itself (see T 2130/11).

disclosed disclaimer 관련: (H-V, 4.2.2)

• 두 가지 유형:
• 1) 처음부터 부정적인 특징(조항)으로 공개된 disclaimer, 그리고 
• 2) 원래는 긍정적으로 기술되었다가 보정로 인해 부정적인 특징으로 변경된 기능에 근거한 면책 조항. 
• 첫 번째 유형은 일반적으로 문제가 되지 않음. 

• “In this case, the original application already indicatesthat specific subject-matter is not part of the invention.

  Negative features help to define the claimed invention in the same way as positive ones, and must be examined on the same basis. In other words, they may confer novelty and, like positive features, should be assessed as to their relevance to inventive step. They must also fulfil the requirements of Art. 84 (clarity, conciseness and support), and their inclusion in the claims must not infringe Art. 123(2) (T 170/87, T 365/88).”

• 두 번째 유형의 positively disclosed disclaimer은 사안별로 결정해야 함 - Art 123(2) 판단 기준에 따라서. 
• Whether the skilled person is presented with new information depends on how he or she would understand the amended claim, i.e. the subject-matter remaining in the amended claim and on whether, using common general knowledge, he or she would regard that subject-matter as at least implicitly disclosed in the application as filed. 
• What is required is an assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment. 
• 중립적으로(선호되지 않고) 하위 개념이 예시된 경우, 그 하위개념이 아닌 나머지 상위개념 내의 범위도 개시되었다고 볼 수 있다.
• In this respect it has to be established whether the disclaiming of subject-matter leads for example to the singling out of compounds or sub-classes of compounds or other so-called intermediate generalisations not specifically mentioned or implicitly disclosed in the application as filed (see G 2/10). 
• Whether the invention works for the claimed subject-matter and what problem is credibly solved by it are questions which are not relevant for assessing whether this subject-matter extends beyond the content of the application as filed (see T 2130/11).