용도가 한정된 물건 (Purpose-related product) "Product for"

용도가 한정된 물건 (Purpose-related product)이란?

청구항에서 "Product for"와 같이 물건인데 용도가 한정된 경우를 말한다. 용도가 한정되어 해석되어야 하는지, 그리고 한정된다면 어떻게 해석되어야 하는지가 이슈이다. 

청구범위 해석

우리나라에서는 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우, 발명의 설명, 도면, 출원시 기술상식 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 경우에는, 신규성 및 진보성 판단시 그 용도를 포함하여 이해하고, 그렇지 않은 경우 용도는 배제하는 것이 심사기준과 판례이다. 

EPO에서는 접근이 조금 다르다. EPO는 기본적으로 "product X for Y"는 "product X suitable for Y"인 것으로 해석을 한다. 풀어서 말하면, X라는 물건에 있어 Y라는 용도에 적합한 것들만 포함되는 것으로 한정된다. 뒤집어 말하면, X라는 물건에 있어서 Y용도에 적합하지 않은 것들은 배제하는 것으로 해석된다.

따라서 선행문헌에서도 어떤 물건이 X라는 물건 정의에 해당되지만 Y 용도를 나타내지 않았거나, X라는 물건이더라도 Y의 용도를 나타내는 형태로 사용되지 않았다면, 신규성 흠결 거절이유에 사용될 수 있다.

반대로, 선행문헌에서 X라는 물질이 Y라는 용도를 나타낼 수 있는 형태로 알려져 있다면 (비록 그 용도가 안 알려져 있더라도) 신규성 흠결 거절이유에 사용될 수 있다.

관련 EPO 심사기준 참고 (F-IV.4.13.1)

주요 이슈

물질 자체가 공지된 2차 의약 용도발명인 경우

의약 용도발명은 공지된 물질의 2차 용도가 알려지지 않았지만 새롭게 그 용도를 밝혔을 때, 그 용도 자체에 기술적 특징을 부여하는 것이라는 취지를 갖는다. 따라서 위의 'suitable for'의 해석이 적용되면 그 취지에 부합하지 않고, 용도 자체의 방법적인 특징을 가지고 특허성 판단이 되어야 한다.

EPO에서는 이러한 목적으로 의약용도 발명에 대해서는 "product for use in a method ..."와 같이 for use를 사용하는 경우에만 use 자체를 기술적 수단으로 해석하고 있다.

따라서 의약용도 발명인데 이러한 청구범위 형태를 가지지 않으면, EPO는 'suitable for' 해석방법을 적용하여 신규성 판단을 하게 된다.

물질이 신규하고 그 용도가 기술적 의의를 갖는 경우

이런 경우는 "물질 X"로 청구하거나, "물질 X for Y"로 청구하거나, 의약용도인 경우 "물질 X for use in Y"로 청구하는 것이 모두 가능하다. 

"물질 X for use use in Y"의 경우는 이슈가 없을 것이나, in-vivo 형태의 의약용도만으로 한정되므로 권리범위에 제약이 있다.

"물질 X"로 청구하는 것과 "물질 X for Y"로 청구하는 것의 차이점이 무엇일까?  [X가 충분히 구조적으로만 특정된 경우] 진보성까지 고려하면 특허를 받는데 실질적인 차이는 없을 것으로 본다. 왜냐하면, "물질 X for Y"의 경우 X의 정의에 해당하는 물건 중 Y 용도가 아닌 것을 제외하는 한정이 있다. 그런데 물질 X로 특허를 내도 진보성 판단에는 Y라는 기술적 효과가 고려되어야 특허성을 인정받을 수 있는데, Y 용도가 아닌 것이 X에 포함되어 있는 것이 밝혀지면 진보성이 없어 특허를 받을 수 없기 때문이다. 

[X가 충분히 구조적으로 특정되지 않은 경우]라면 "물질 X for Y"로 등록을 시도하는 것에 의의는 있다. 다만, 엄청난 허들이 있으니 그것은 달성될 수 있는 결과(result to be achived)로 기재된 청구항이라는 기재불비이다.

이 기재불비를 해결하기 위해서는 다음의 예외적인 경우에 해당되어야 한다:

(...) may be allowed if the invention either can only be defined in such terms or cannot otherwise be defined more precisely without unduly restricting the scope of the claims and if the result is one which can be directly and positively verified by tests or procedures adequately specified in the description or known to the person skilled in the art and which do not require undue experimentation

👉발명이 그러한 용어로만 정의될 수 있거나 청구범위를 부당하게 제한하지 않고서는 더 정확하게 정의할 수 없는 경우, 그리고 그 결과가 명세서에 적절히 명시되어 있거나 당업자에게 알려진 시험 또는 절차에 의해 직접적이고 확실하게 검증될 수 있고 과도한 실험을 필요로 하지 않는 경우, 허용될 수 있다.

이와 같이 달성될 수 있는 결과 기재불비를 해결하기가 위해서는, 데이터나 당업자의 기술상식 등이 포함되는 어려운 반박이 요구된다.

관련 EPO 심사기준 (F-IV.4.10)

내 생각

아마 우리나라의 위 판례는 물질이 구조적으로 충분히 특정되지 않은 상황에서 용도가 특허성 판단에 고려되어야 한다는 것을 얘기한 것으로 생각된다. EPO도 구조적으로 충분히 특정된 경우에는 결국 구조와 (용도의 탈을 쓴) 기술적 효과만으로 특허성이 판단된다는 것이므로, 한국과 EPO의 심사기준은 논리전개가 다를 뿐 동일한 결과를 도출하는 것이 아닐까 싶다.