[유럽특허 독파하기] 01. What is invention - Article 52(1) EPC

 "발명"이란 무엇일까? (Article 52 EPC)

Article 52 (1) EPC: European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. 

👉 유럽특허 등록을 받기 위해서는, (i) 발명(invention)이어야 하고, (ii) 신규성 있어야 하고 (Art. 54(1) EPC), (iii) 진보성 있어야 하고 (Art. 56 EPC), (iv) 산업상 이용가능성 있어야 한다 (Art. 57 EPC).

Invention은 "선행문헌"과 관련이 있는 걸까? 

👉 BoA는 신규성 및 진보성은 발명에 대해 검토가 되는 것이므로, 발명인지 여부는 신규성 및 진보성 검토 전에 선행되어야 하는 것으로 본다 (T 285/03 r.3.1; G3/08; T38/86, OJ EPO 1990, 384, headnote II).

그럼 무엇이 Invention일까? EPC에서 말하는 발명이란?

👉 EPC는 명시적으로 정의하고 있지 않다. 다만, 그 요건을 암시하고 있는데 그것은 바로 technical 해야하는 것이다.

👉 그렇다면 EPC에서 암묵적으로 technical 용어를 사용하고 있는 규정은? 

• Rule 42(1)(a) : 명세서에 technical field 기재할 것
• Rule 42(1)(c): 명세서에 technical problem과 이의 해결 방법이 이해되도록 기재할 것
• Rule 43(1): 청구항은 technical features 의 측면에서 보호받는 대상을 정의할 것.
• Art. 83 EPC: 당업자가 이해할 수 있을 정도로 유럽 특허출원은 충분히 명료하고 완전하게 개시될 것

👉 한편, EPC는 발명에 대한 정의 대신에 발명이 아닌 것에 대해서 나열하고 있음 (Arti. 52(2) EPC).

Article 52(2) EPC: The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
 (a)discoveries, scientific theories and mathematical methods;
 (b)aesthetic creations;
 (c)schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

 (d)presentations of information.

그럼 판례에서는 Invention을 어떻게 정의할까?

👉 판례에서는 발명에 대해 일반화하는 언어를 사용하려는 노력이 있고, technical character를 갖는 것으로 정의하고 있음

T258/03 r.3.1 “subject-matter having technical character”

T 258/03 r.4.5 Exclusions are purely abstract concepts devoid of any technical implications.

👉 판례에서 technical character에 대해 구체적으로 설명하려는 노력들이 있다.

Potential to solve a technical problem (T 619/02 III)

Technical implementation (T 914/02) / involves technical means (T258/03 I) / implied by nature of activity (T258/03)

Technical considerations not sufficient if method can be carried out mentally (T914/02)

Technical character as a whole (G3/08) – can contain mixture of technical and non-technical features (rejection can be based on Art. 56 EPC if contribution solely in features that do not contribute to technical character –T641/00)

👉 기술적 과제를 해결하고, 기술적 수단(means or implementation)을 가지는 것.

👉 정신적으로 행해지는 방법에 있어, 기술적인 "고려"만으로는 충분하지 않음.

👉 청구항 "전체"로서 고려되어야 함. 즉, 일부 비기술적 특징이 있더라도 기술적 특징이 있으면 발명이 됨.

 Article 52(3) EPC는 청구항 "전체"로서 고려되어야 한다는 판례와 일맥상통함

Article 52 (3) EPC: Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

👉비발명인 것은 그렇게 정의된 대상/활동에 대해서만 적용되는 것임. 즉, "전체"로서 고려해서 비발명인지 여부를 판단해야 하고, 전체적으로 기술적 특징이 있다면 비기술적인 특징도 진보성 평가에 고려될 수 있다는 것으로 해석.