[유럽특허 독파하기] 20. 형식적 심사 (Formal Requirements)

형식적 심사 (formal requirements)

개요

Article 90(1)(2) EPC에 따라 examination on filing을 마치고, 출원일이 결정되었다면, Article 90(3) EPC에 따른 형식적 심사 단계로 넘어간다. Receiving Section이 아래의 사항들을 체크한다.

Article 90(3) EPC

 If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

Rule 57 EPC (paraphrased)

If the European patent application has been accorded a date of filing, the EPO shall examine, in accordance with Article 90, paragraph 3, whether:
(a) a translation of the application has been filed in due time;
(b) the request for grant meets the requirements;
(c) the application contains one or more claims;
(d) the application contains an abstract;
(e) the filing fee and the search fee have been paid;
(f) the designation of the inventor has been made;
(g) the priority claim is formally satisfied;
(h) the applicant is represented;
(i) the physical requirements (margins, drawings etc.) are satisfied;
(j) the sequence listing requirements are satisfied.
위의 요건 외에도 다음의 것들을 체크함.
  • The title (Rule 41(2)(b) EPC).
  • Payment of the claims fees (Rule 45(1) EPC).
  • For prohibited matter (Rule 48 EPC).
그리고 해당되는 경우
  • the certificate of exhibition (Rule 25 EPC);
  • the biological deposit information (Rule 31(1) EPC).
추후에 확인하는 것 (Search report 공개하고 6개월 이후) - 이들도 형식 심사에 해당됨:
  • Payment of the designation fee 
  • Payment of the examination fee.
    • 참고로, Rule 6(4)(a) EPC에 따른 심사청구 비용 절감을 위해서는 심사 청구 번역문이 제출되어야 하며, 이는 Rule 70(1)EPC의 마감일까지 제출되면 된다 (J 21/98)

번역문

Rule 57(a) EPC

(a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, under Rule 36, paragraph 2, second sentence, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;
  • 출원/분할출원/참조출원의 번역문을 2개월 이내에 제출해야 한다.
  • 번역문을 2개월 내에 Rule 6(1)의 언어로 된 것을 제출하지 않는다면, EPO는 2개월의 기한을 주며 번역문을 제출하라고 invitation 준다 (Rule 58 EPC) - 따라서 실질적으로 거의 4개월의 시간이 있는 것임.
  • 미준수시 취하간주
  • FP X & reestablishment O

등록에 대한 요청 (request for grant)

Rule 57(b) EPC

(b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 41;
  • Form 1001을 사용하면 됨(eOLF에서 자동으로 생성됨).
  • 발명의 명칭을 기재.
  • 각 출원인과 대리인의 이름, 주소, 국적을 기재해야 힘.
  • 분할 출원의 경우, 모출원을 식별
  • 서명 요구(각 출원인 또는 공동대표의 서명)
  • 출원에 포함된 모든 문서 목록 (및 페이지 수).
  • 출원인이 발명자인 경우 발명자 지정.
  • 미준수시 거절됨
  • FP X & reestablishment O

청구범위

Rule 57(c) EPC

(c) the application contains one or more claims in accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also the claims;
  • 청구범위를 제출할 수 있는 세 번의 기회:
    • 출원서 제출 시, 출원서 제출 후 자발적으로, 또는 invitation에 대한 응답으로.
  • 검색 전에는 한 세트의 청구범위만 제출할 수 있다(Rule 137(1) EPC).
  • 출원일 이후에 제출된 청구는 added subject-matter를 포함할 수 없다.
  • 미준수시 거절됨
  • FP X & reestablishment O

발명의 요약(abstract)

Rule 57(d) EPC

(d) the application contains an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(e);
  • 구체적인 요구 사항은 Rule 47 EPC에 있다:
    • 발명의 제목을 표시;
    • 공개에 대한 간결한 요약;
    • 150단어 이하;
    • 요약에 동반되는 도면을 표시
  • Search Division는 abstract의 내용을 확정하고 검색보고서와 함께 출원인에게 전달하는데에 대한 책임이 있다(Rule 66 EPC) - 원하는 경우 redraft할 수 있음.
  • 미준수시 거절됨
  • FP X & reestablishment O

출원료 및 조사료 (filing fee and search fee)

Rule 57(e) EPC

(e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;
  • 출원료에는 다음이 포함됨:
    • 35페이지를 초과하는 페이지에 대한 페이지 수수료(Rule 38(2) EPC);
    • 분할출원료 (2세대 이상의 분할에 대한 증액 과금) (Rule 38(4) EPC).
  • 출원인이 허용되는 non-EPO 언어를 사용하는 경우 출원 수수료가 감면될 수 있다(Rule  7a EPC - 과거에 Rule 6(3) EPC).
    • 참고로, Rule 6(3)EPC는 EPC 가입국 사람, 중소기업, 비영리 단체가 해당 나라의 공식언어로 출원 또는 심사청구해야 한다. 이 때, 출원료 감면을 위해서는 명세서가 그 언어로 써있어야 하고, 심사청구료 감면을 위해서는 심사청구 문구가 그 언어로 써있어야 한다.
  • 지불 마감일은 출원일 또는 분할출원일로부터 1개월(Rule 38(1) EPC).
    • 예외: 페이지 수수료는 (a) 처음으로 청구범위 세트 제출로부터 1개월과 (b) 참초출원의 certified copy 제출한 후 1개월 중 늦은 날까지 지불할 수 있음(Rule 38(3) EPC).
  • 미준수시 취하간주
  • FP 가능!

발명자 지정, 우선권 청구, 적법대리 

Rule 57 (f)(g)(h) EPC

(f) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 19, paragraph 1;
(g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been satisfied;
(h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;


적법 대리

물리적 요건

Rule 57 (i) EPC 

(i) the application meets the requirements laid down in Rule 49, paragraph 1, and the applicable requirements prescribed by the President of the European Patent Office under Rule 49, paragraph 2;
  • 구법에서는 Rule 46 및 49에서 규정
    • 용지 크기, 레이아웃, 최소 여백 등(Rule 49 EPC).
    • 도면 색상, 기호, 텍스트 등(Rule 46 EPC).
  • 현행법에서는 R 49(2)에 따라 President가 규정하는 것으로 바뀜
  • 비형식적(informal)인 도면은 출원일 확보 측면에서 가능하지만, 반드시 수정해야 한다 (A-IX, 10):
    • 대체 도면에 subject matter를 추가하지 않도록 주의해야 함
  • 미준수시 거절
  • FP X & reestablishment O

서열목록

Rule 57 (j) EPC 

(j) the application meets the requirements laid down in Rule 30.
  • 출원에 서열이 있는 경우 표준 형식의 시퀀스 목록을 제출해야 함(Rule 30(1) EPC).
  • 출원일 이후에 제출된 경우, 이는 출원의 일부가 아니다:
    • (실무 팁) 검색을 위한 용도이며, 심사관이 이를 잘못 이해하는 경우가 종종 있음.
  • 늦게 제출하는 경우, invitation 후 2개월 이내에 연체료를 지불해야 한다(Rule 30(3)).
  • 미준수시 거절
  • FP가 가능!

형식적 심사에 따른 보정

보정 기회 제공

Article 90(4) EPC

(4) Where the European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them.
  • examination on filing 및 형식 심사 모두에 대하여, 보정을 허용하는 법적 근거.

Rule 58 EPC

If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies noted within two months. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such deficiencies.
  • 일반적인 "원칙"은 invitation 통지 후 2개월 이내에 형식적인 하자를 수정할 수 있다는 것임.
    • 이러한 조치에는 FP를 사용할 수 없다.
  • "예외"는 다음과 같다:
    • (e) 출원 및 검색 수수료 (1개월 deadline 이후 취하간주, but FP 가능); 
    • (f) 발명자 지정
      • 출원일(우선일)로부터 16개월의 deadline (Rule 60(1) EPC)
        • the period is deemed to be observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for the publication of the European patent application (five weeks before the end of the 18th month from the filing or priority date; Guidelines A-VI, 1.1  and Decision of the President, Special Edition No. 3, OJ EPO 2007, D.1
      • 이후 FP 가능;
    • (g) 우선권 주장 (16개월 deadline 이후 우선권 상실, but FP 가능); 
    • (j) 시퀀스 목록 (2개월 이후 거절, but FP 가능).

하자 미치유시

Article 90(5)EPC

If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused unless a different legal consequence is provided for by this Convention. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application
  • 조문 또는 규칙에 다른 제재(예: 취하 간주)가 명시되어 있지 않는 한 표준 제재는 거절이다.
  • "loss of rights"의 통지를 받은 경우, 이는 출원일을 전제로 하므로 해당 출원을 우선권 출원으로 사용할 수 있어야 한다(J18/96 참조).
  • 제재가 적용되는 시점
    • 취하간주는 요건 준수를 위해 설정된 정상적인 기간이 끝나는 시점에 효력이 발생함(G 4/98);
    • 거절은 거절결정 이후 2개월이 지나면 최종 효력이 발생함(G1/09).
  • 거절된 경우 appeal을 제기하고 appeal을 통해 "정정"할 수 있음(J 18/08).
  • 취하간주의 경우 decision을 요청하고 appeal할 수 있지만, appeal은 철회 사유가 옳았는지 확인하는 것이므로 정정할 수 없다(J 18/08).

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