[유럽특허 독파하기] 14. 출원할 권리 (Right to file) - 무권리자 출원에 관하여

 조문

Article 58

Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

  • PCT 출원이 PCT states 의 사람(국적 또는 거주)들이 출원할 수 있는 것과 구별됨


Article 59

Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

Article 60

Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached. 
  • 특허에 대한 권리는 발명을 한 사람이나 그의 권리 승계인에게 속함.
    • "발명자"는 EPC에 정의되지 않음. 개별국가 법이 정의함.
(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published. 
  • 2명 이상의 사람이 독립적으로 발명을 한 경우, 유럽 특허에 대한 권리는 처음 출원한 사람에게 속함. (단 처음 출원이 공개된 이상)
(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent. 
  • EPO에 대한 절차에서, 출원인은 특허를 받을 자격이 있는 것으로 간주된다.
    • 즉, EPO는 누가 권리가 있는지, 누가 발명했는지 분쟁에 연루되지 않고자 한다. 이에 대해서는 개별국가 법원에 맡긴다. 오직 들은 것을 사실로 가정한다.


분쟁이 있는 경우

분쟁을 다루는 법원은?

EPO가 특허 권리 주체에 대한 분쟁에 연루되지 않는다면, 어떤 개별국가 법원에서 다뤄져야 하는가? 

Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (간단히, Protocol on Recognition)

  • 당사자 간에 체약국의 특정 법원에 대한 "합의"가 있고 국내법에 의해 합의가 허용되는 경우, 해당 법원이 적용됨(A5(1) P.R.).  그렇지 않으면...
  • "직무" 발명의 경우, A60(1)이 적용됨 - 종업원이 주로 고용된 국가 또는 고용주의 사업장이 있는 국가(A4 P.R.).  그렇지 않은 경우...
    • (근로자 입장에서 고용주에게 소송 걸 때 인듯)
  • "출원인"이 체약국 중 하나에 거주지 또는 주된 사업장이 있는 경우, 해당 국가에서 소송을 제기한다 (A2 P.R.) 그렇지 않은 경우...
  • "원고"가 체약국 중 하나에 거주지 또는 주된 사업장이 있는 경우, 해당 주에서 소송을 제기한다 (A3 P.R.) 그렇지 않은 경우...
  • 독일에서 소송 제기(A6 P.R.)

법원에 소송이 시작되면 EPO 절차의 취급?

EPO 출원의 상태에 따라 다름. 
  • EPO에서 이미 등록된 경우 또는 EP 출원이 취하되었다면, EPO  앞으로는 아무 절차도 수행할 수 없음(R16(1)). 
  • EPO에 계류 중인 경우, 절차 중단 요청 가능(R14(1))
    • 제3자에게 자신의 권리를 증명할 시간을 준다.
    • R14(1) – 제3자는 법원에서 절차가 시작되었다는 증거를 제공해야 한다. 그런 다음 EPO는, 제3자가 절차 진행에 동의하지 않는 한, 절차를 중단해야 한다. 중단은 출원공개 이후에만 이루어진다.
    • 신청한 날부터 중단이 시작된다(J 9/12).
    • 올바른 국가로 조치가 취해지지 않은 경우 – 절차가 중단되지 않는다(GL A-IV, 2.2; J 6/03).
    • 중단기간 중 출원의 취하 또는 지정의 취하 불가(R15), 양도불가(J 17/12), 분할출원 불가(J 9/12)

EPO 절차의 중지 효과

Rule14(4) EPC

All periods, other than those for the payment of renewal fees, running at the date of the stay of proceedings shall be interrupted by such stay. The time which has not yet elapsed shall begin to run from the date on which proceedings are resumed. However, the time still to run after such resumption shall not be less than two months.
  • R14(4) EPC : 절차 보류일에 진행되는 모든 기간은 해당 보류로 인해 중단된다 (갱신 수수료 지불 기간은 제외). 아직 경과되지 않은 시간은 절차가 재개된 날부터 시작된다. 그러나 재개 후 남아 있을 기간이 2개월 이상이어야 한다.
  • 심사기준 : A, IV, 2.2.4 Interruption of time limits
  • 누군가는 계속해서 갱신 수수료를 지불해야 한다. 즉, 출원인이 비용납부를 중지하는 경우 – 권리를 주장하는 사람이 지불해야 함.

EPO 절차의 재개

Rule 14(3)

Upon staying the proceedings for grant, or thereafter, the European Patent Office may set a date on which it intends to resume the proceedings for grant, regardless of the stage reached in the national proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date to the third party, the applicant and any other party. If no evidence has been provided by that date that a final decision has been taken, the European Patent Office may resume proceedings.
  • EPO 재량으로 절차가 재개될 수 있음. 실무적으로는 재개되는 가능성이 높지 않다고 함 (대법원 절차까지 기다림).

최종 결정이 내려진 경우

출원인에게 유리한 최종 결정의 경우

  • Entitlement에 대한 최종 결정이 내려졌다는 증거를 제출하면 EPO는 허가를 위한 절차를 재개함(R14(2)).

제3자에게 유리한 최종 결정이 내려진 경우

 Article 61

European patent applications filed by non-entitled persons

(1)If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations: 

(a)prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant; 

(b)file a new European patent application in respect of the same invention; or 

(c)request that the European patent application be refused. 

(2)Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new European patent application filed under paragraph 1(b).
  • 제3자의 출원으로 절차를 진행할 수 있음(A61(1)(a));
  • 동일한 발명과 관련하여 새로운 출원을 제출할 수 있음 (A61 (1) (b))
    • 기존 출원이 절차의 중단 이전에 취하된 경우에도 할 수 있음 (G 3/92)
  • 기존출원은 거절되도록 요청할 수 있음 (A61(1)(c))
이는, Entitlement를 인정하는 결정이 확정된 후 3개월 이내에 신청되어야 함(R16(1)).

진정권리자의 신규 출원에 관하여

  • 동일한 발명에 대한 새로운 출원 제출(A61(1)(b), 기존 출원이 취하되었더라도 - G 3/92)
  • 신규 출원은 여러 측면에서 분할 출원(A61(2))과 유사하며, 약간의 차이점: 소급된 갱신 수수료 없음
    • 예컨대, 4th year에 출원이 된 경우 5th year 갱신료부터 내면 된다 (출원일로부터 4년의 말일이 마감일)
  • 신규 출원 (R17(1)) 제출일에 원래 출원이 취하된 것으로 간주됨.
  • 신규 신청서 제출 후 1개월 이내에 출원료 및 검색비 납부(R17(2))
  • 조사 보고서 발행일로부터 6개월 이내에 지정 수수료 납부(R17(3))
    • Examination fee는?





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