EPO에서 Plausibility와 G2/21의 배경 살펴보기

 

과거 포스팅에서 Plausibility에 대한 개념과 관련 판례들을 살펴보았다.

이번에는 현재 EBoA(Enlarged Board of Appeal)에 계류 중인 G2/21의 기초사실 관계와 최근까지 진행상황을 살펴본 후, 이 결정이 향후 미칠 영향에 대해 검토해보겠다.


G2/21의 배경

Sumitomo Chemical (이하 SCC) 의 특허 EP 2 484 209

특허 히스토리

  • 2014년에 특허 등록됨
  • 2015년 Syngenta로부터 opposition 제기됨 - Syngenta는 D9 및 D10을 실험 데이터로 제시함
  • 2017년에 Oral proceeding이 있었고, SCC가 D21 및 D22를 실험 데이터로 제시함, 특허가 등록 유지됨
  • 2018년에 Syngenta가 appeal을 제기하였고, D23을 추가 실험 데이터로서 제시함.
  • 2021년에 Oral proceeding이 있었고, 최종 결정에 도달하지 못하고(T0116/18), EBoA로 회부되었다.

등록청구항

  • 청구항 1은 살충제로서 Thiamethoxam과 화학식 Ia의 화합물의 조합에 관한 것임
  • 해당 특허의 핵심 기술적 특징은 두 물질의 시너지 효과임
  • 해당 특허는 곤충의 종(species)에 대해 많이 나열하고 있음
  • 해당 특허의 시너지 효과에 대한 데이터는 특정 화합물들의 특정 종 (Spodotoptera litura, Plutella xylostella)의 곤충에 대한 효과만을 나타내고 있음

진보성 판단과 Problem formulation

EPO의 “Problem solution approach(PSA)”에 따르면 Problem은 청구항 전체 범위에서 해결되어야 한다 (the problem must be solved across the entire scope claimed). 만약 그렇지 않은 경우에 “Problem”이 재정립(reformulate)되어야 한다.

본 사건에서 problem은 시너지 효과의 제공인데, 청구범위 전체에서 해결되지 않을 경우 problem은 단순히 대안적인 제제의 제공으로 전락하게 되고 그렇다면 진보성이 없어서 거절되게 된다.

따라서 본 사건에서 SCC와 Syngenta의 공방은 청구 발명이 해결하는 problem을 어떻게 정립할 수 있을지에 있었다.

데이터 제출

  • Syngenta의 데이터 D9 및 D10
    • Opposition에서 Syngenta는 D9 및 D10을 제출하여 “시너지 효과”가 모든 조합에서 제공되지 않음을 주장하였다.
    • D9 및 D10은 특정 농도하에서 화합물이 특정 종(Myzus persicae)에 대해 시너지 작용을 나타내지 않았다.
    • D9 및 D10이 받아들여진다면 technical problem이 재정립되어야 한다.
  • SCC의 데이터 D21 및 D22
    • SCC는 이에 반박하기 위해 여러 종에 대한 추가적인 시너지 효과를 입증하고자 D21 (Spodotoptera litura, Plutella, xylostella, Chilo suppressalis) 및 D22(Myzus persicae, ….)를 제출하였다. OD에 의해 데이터는 받아졌다.
  • Syngenta의 데이터 D23
    • 특정 종 (Spodoptera littoralis, Plutella xylostella)에서 시너지 효과 아님
    • Appeal에서 제출됨

주된 쟁점

"D21가 problem 해결 여부에 사용될 수 있다면" technical problem의 정립에 있어 Clio suppressalis에 대한 시너지 효과과 있다고 볼 수 있다.

"D21가 사용될 수 없다면" technical problem은 단지 대안적인 제제의 제공에 불과하게 된다.

즉, "D21가 받아들여질 수 있을지"가 쟁점이고 이는 출원 당시 명세서의 Plausibility 여부에 달려있다.


G2/21에서 판단될 사항

Plausibility의 판단방법

Plausibility 는 post-filed data 제출이 가능한지에 대한 threshold 테스트이다. 판단에 있어 최초의 증거는 출원 당시 명세서에 있다.

  • experimental data가 있는지
  • 발명이 어떻게 작용하는지에 대한 기술적 논의가 있는지
  • 입증된 활성/효과와 관련하여 예상되는 효과에 대한 speculation이 있는지

이러한 정보를 토대로 해당 효과에 대한 plausibility를 제공할 정도로 기재가 충분하다면 post filed data를 고려할 수 있다.

G2/21가 대답할 질문

세 가지 질문은 간단히 요약하면 다음과 같다:
  1. 오직 증거가 post-filed 데이터에만 있는 경우라면 데이터는 일반적으로 무시되어야 하는가?
  2. 1번에 대한 답이 yes이면, 출원 당시 명세서가 효과에 대해 plausible한 경우에 데이터가 고려될 수 있는가? (ab initio plausibility)
  3. 1번에 대한 답이 yes라면, 출원 당시 명세서가 효과에 대해 implausible하지 않은 경우에 데이터가 고려될 수 있는가? (ab initio implasubility)

2번과 3번의 차이는 입증책임이 어디에 있는가에 관한 것.

관련하여, 제3자의 의견들이 다수 제출되었는데 대부분 EBoA의 질문이 다시 작성되어야 한다고 보았다 (질문이 좀 더 쉽게 쓰여야 하고, 여러 다른 상황에 잘 적용될 수 있도록 되어야 한다는 의견)

G2/21의 판시가 향후 미칠 영향

본 사건에 미칠 영향

만일 2. 질문이 yes인 경우, 아마 특허가 죽게될 가능성이 높다. D21이 고려되지 않을 것이기 때문이다. 출원 당시 명세서는 Chilo suppressalis에 집중하고 있지 않으며 어떠한 데이터도 없었다.

이러한 경우, SCC는 D21이 고려될 수 없다면 D23도 고려될 수 없다고 주장할 수 있겠다. 그렇다면 Syngenta의 진보성 공격도 약해질 것이다.

만일 3. 질문이 yes인 경우, 특허가 유지될 가능성이 높다. Chilo supprealis는 implausible하지는 않기 때문이다 - (G2/21의 판시에 따라 다르겠지만)

그렇다면 D21과 D23가 모두 고려될 것이다. 그렇다면 Syngenta는 더 강력한 카운터 데이터를 제출하고자 노력할 수도 있겠다.

다른 사건에 미칠 영향

이 판단은 특허에 포함되어야 하는 데이터 수준에 대한 근본적인 영향을 미친다. 많은 현존하는 특허가 무효가 될 수 있고 출원이 거절될 수 있다.

어떤 결론이 내려지던 초안작성시 신중해야 하겠다. 다음과 같은 질문들에 답을 줄 수 있다.

  • 실험 데이터를 많이 포함할지 아니면 추후에 사용될 것이라 생각하여 생략할지?
  • speculation에 의존하여 R&D 과정에서 출원을 하는게 좋을지? 추후 데이터를 얻어서 출원할지?
  • 가능한 데이터에 보다 집중해서 좁은 청구범위로 작성해야 할지?

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