[유럽특허 독파하기] 23. 심판 (Appeals)

 취지

  • EPO의 결정(e.g., 심사부 또는 이의부)에 대해 challenge할 수 있는 기회를 제공.
  • Board of Appeal (BoA)가 이를 주관함 (Board의 구성 관련: Article 21(1) EPC)
  • 등록 및 이의 절차의 마지막 기회이다.

심판 대상 (appealable decisions)

 Article 106 : Decisions subject to appeal

(1)An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect. 

(2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows a separate appeal. 

  • 수리부(Receiving section), 심사부(Examining Divisions), 이의부(Opposition Divisions), 법률부(Legal Division)의 결정에 대해 심판할 수 있다.
    • 이의신청이 inadmissible하다는 formalities officer의 letter에 대해 심판할 수 있다 (see CLB IV.A.2.2.2 a) citing T 1062/99).
  • 권리 상실 통지(loss of rights)는 결정이 아니며 항소할 수 없다. 
    • 그러나 항소 가능한 결정을 요청할 수 있다 (Rule 112(2) EPC). 
      • 이 경우는 기한을 지키지 못한 ER 등의 EPO 의 실체적 판단에 대해 다툴 수 있는 것은 아니고, 제출을 했는데 EPO가 받지를 않았다는 등의 절차에 대해 다툴 수 있음.
    • 실무적으로는 권리 상실 통지를 받으면, Further processing을 진행함.
  • Opinions(예: search opinion), preliminary opinions 는 항소할 수 없다.
  • Limitation에서 ED의 결정도 심판할 수 있다 (GL, D-X, 6)
  •  Article 106(2) EPC에 따라서 절차를 종료하지 않는 결정은, 해당 결정이 별도로 심판을 허용하지 않는 한, 최종 결정과 함께 심판할 수 있다.
    • EPC는 잠정결정(interlocutory decisions)이 별도로 심판 허용 가능한지 명시하고 있지 않다.
    • 그러나, Guidelines에서 가능함을 명시함 (D-VI, 7.2.2, EPO Guideline)
    • 심판이 허용되는 잠정결정은 결정문에서 이를 명시하며, 서면으로 발행되고 이유가 설명된다.
    • 잠정 결정에 대한 심판이 제기되지 않는 경우, 해당 결정은 최종 결정이 되고, 이후의 심판단계(e.g., 최종 결정에 대한 심판)에서 더이상 다툴 수 없다(no longer be impugnated in a later appeal). 

심판 제기에 따른 취급

  • Article 106(1) EPC에는 항소가 유예 효과(suspensive effect)가 있다고 명시되어 있다.
    • 즉, 결정의 결과는 보류된다. 따라서 법률적인 결론이 아직 없는 것임.
    • 그렇다고 결정이 취소된 것은 아니다.
  • 심판이 접수된 후 모든 추가 조치(원칙적으론 분할출원도 포함하여)의 허용 여부는 심판 절차의 결과에 따라 결정된다.
    • 예외적으로, 출원 거절 결정에 대한 항소는 심판 결과에 관계없이 심판 절차 중에 분할 출원을 유효하게 제출할 수 있다!

심판을 제기할 수 있는 자

 Article 107 : Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.
  • 결정에 의해 불리한 영향을 받은 "절차 당사자"
    • 실시권자는 안됨 (G 1/12)
    • 권리 승계인이 당사자가 되기를 원하는 경우 변경 기록 요청을 기록해야 하며, 심판 기간이 만료되기 전에 양도 증거를 EPO에 제출해야 한다 (T 956/03).
      • 양도 전 당사자 이름으로 심판된 경우, Rule 139 EPC에 따라 정정할 수 있다 (G 1/12)
    • 당사자가 다수인 경우, 심판은 모든 사람을 대신하여 제기되어야 한다. 공동 대표(common representative)가 제출해야 한다 (T 755/09)
      • 공동 이의자(opponents)의 경우 G 3/99, 
      • 공동 특허권자의 경우 T 1154/06, 
      • 공동 출원인에게도 적용됨.
    • alleged infringer 은 심판 단계에서 이의신청서 및 이의수수료 제출하고 intervene할 수 있음 (G 1/94)
  • 결정에 의해 "불리한 영향"을 받은 절차 당사자
    • 결정이 명시적인 요청에 동의하지 않는 경우에만, 출원인은 부정적인 영향을 받는다 (J 12/85)
    • 출원인이 등록결정된 출원서 text에 동의하지 않는 경우, 등록 결정에 대해서도 항소할 수 있다. 
    • 절차가 시작되기 전에 근거가 사라진 경우 항소는 허용되지 않는다. (예를 들어..?)

불이익 변경 금지 (Prohibition of reformatio in peius)

  • 심판 절차의 결과로 더 나쁜 위치에 놓일 수는 없다 (T 60/91)
    • 이의 신청인과 특허권자 모두가 청구한 이의 심판 절차에는 적용되지 않는다.
  • 심판 청구인의 원래 심판 청구의 범위를 넘어서는 권리 당사자의 요청(a request by a party of right)은 (심판 절차 내에서) 허용되지 않는다. 당사자(즉, 비청구인)는 원 결정 결과를 방어하기 위해서만 심판에서 제출할 수 있다.
  • 특허가 수정된 형태로 유지 결정된 경우 (G 9/92)
    • 특허권자가 "단독 심판 청구인"인 경우, BoA나 상대방 모두 수정된 형태의 유지에 대해 이의를 제기할 수 없다(예: 계속해서 특허를 취소하거나 더 좁은 범위의 청구를 주장하는 것).
    • 이의신청인이 "단독 심판 청구인"인 경우, 청구는 유지된 청구보다 더 확대될 수 없다.
      • 꼭 청구항이 똑같은 형태일 필요는 없음 (같은 범위이기만 하면 됨) (G 1/99)
    • 부적격 절차의 보정(inadmissible) 이나 부적법 보정(unallowable) 으로 인해 특허가 취소되어야 하는 경우라면, 예외(G1/99, T 1843/09)

당사자의 권리: 당사자 (Party) 및 권리 당사자(Party as of right)

  • 권리 당사자(즉, 비청구인)는 다음과 같이 할 수 있는 일이 제한된다.
    • 청구인이 심판을 취하한 후에는 심판을 계속 진행할 수 없다.
    • 심판 진행에 따라 결과가 악화될 수 있다(불변금으로 인해)
  • 따라서, 당사자가 되는 것이 좋다:
    • 심판을 제기해두고, 상대방이 청구하지 않는 경우에는 청구이유(grounds) 제출기한 이전에 항소를 취하하는 전략.
    • 이 경우 심판 수수료는 Rule 103(1)(b) EPC에 따라 상환됨.
    • 상대방이 항소하는 경우라면 당사자는 청구이유 전체를 제출할 수 있다.

심판 청구 절차

심판의 청구 (filing an appeal)

 Article 108 : Time limit and form

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the Implementing Regulations, at the European Patent Office within two months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid. Within four months of notification of the decision, a statement setting out the grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.
  • 제출 시기
    • 심판 청구서(Notice of appeal)는 결정 통지 후 2개월 이내에 제출되어야 한다.
    • 청구 수수료를 지불할 때까지 제출되지 않은 것으로 간주된다.
    • 청구 이유서(statement of grounds) 는 결정 통지 후 4개월 이내에 제출되어야 한다.
  • 양식 및 언어
    • 통지 및 근거는 서면으로 작성되어야 하며(Rule 1 EPC), EPO 공식 언어 또는 허용되는 비EPO 공식언어(Rule 3(1) EPC)로 작성되어야 한다.
  • 수수료
    • 심판 수수료(regular appeal fee)가 있으며, SME의 경우 할인 가능.
    • 심판이 접수되지 않은 것으로 간주되는 경우, 수수료는 환불된다.

심판청구서 (Notice of appeal)

 Rule 99 : Content of the notice of appeal and the statement of grounds

(1)The notice of appeal shall contain: 

(a)the name and the address of the appellant as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
(b)an indication of the decision impugned; and 
(c)a request defining the subject of the appeal. 

  • (b): 명확하고 모호하지 않게 (clearly and unequivocally) 진술되어야 함 
  • (c): 전체 결정에 대해 다투는 것인지, 일부에 대해 다투는 것인지
  • BoA가 청구서의 흠결을 지적하는 경우, 심판 청구인에게 이를 해결하도록 invitation 보낼 수 있다. Art 108 EPC에 따른 2개월 내에 (D-IV, 1.3.3, EPO Guideline)

청구이유서 (Statement of grounds)

 Rule 99: Content of the notice of appeal and the statement of grounds

(2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based.  

  • Article 12(2) RPBA: 심판의 주된 목적은 심판 대상 결정을 사법적으로 검토하는 것이므로, 당사자의 심판 사건은 심판 대상 결정의 근거가 된 요청/사실/이의제기/논쟁/증거(request/facts/objections/arguments/evidence)에 관한 것이어야 한다.
  • Article 12(3) RPBA : 청구 이유서와 피청구인의 답변에는 당사자의 전체 사건(a party's complete case)이 포함되어야 한다.
    • Article 12(3) RPBCA 은 청구이유서가 당사자의 요청/사실/이의제기/논쟁/증거(request/facts/objections/arguments/evidence)를 "명시적으로" 특정하도록 요구한다. 따라서, 이전 제출에 대한 참조는 허용되지 않을 수 있으므로, 해당 내용을 다시 기재하는 것이 바람직함.
  • Article 12(4) RPBA: 청구이유서에 제출되었더라도 심판청구된 결정의 기초가 되는 요청/사실/이의제기/논쟁/증거에 관한 것이 아닌 경우, BoA는 당사자 사건의 일부로 인정할지 여부에 대한 재량권을 갖는다.
    • 즉, 원심(e.g., 심사, 이의 단계)에 제출된 것은 모두 허용됨. 이후의 모든 사항은 BoA의 재량에 따른다.
    • 새로운 자료가 도입되는 이유를 정당화해야 한다. 예를 들어, 결정에서 처음으로 제기된 새로운 논거에 대한 직접적인 응답으로서 요청하는 것이다.

미제출 간주(appeal deemed unfiled) vs 각하(inadmissibility)

  • 케이스
    • 심판 수수료 미제출 - 미제출
    • 심판청구서 미제출 - 미제출
    • 청구 이유서 미제출 - 각하
    • Rule 99(2)에 따르지 않은 청구이유서 - 각하
  • 효과
    • 미제출 간주시에는 수수료 환불됨
    • 각하시에는 심판절차가 시작되었다가 종료된 것이며 수수료 환불되지 않음.
      • 절차가 pending되는 것이므로 분할출원이 가능하다 (Rule 36(1) EPC)
  • 하자치유
    • re-establishment를 사용하여 심판청구서/수수료/청구이유서를 제출할 수 있다(Article 122 EPC)
    • 하지만 이의신청인의 경우 re-establishment를 일반적으로 사용할 수 없다

잠정 수정

 Article 109 : Interlocutory revision

(1)If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings. 

(2)If the appeal is not allowed within three months of receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

  • 심판은 결정을 내렸던 부서에 의해 최초로 검토된다. 
    • 심판적격이 있으며 타당할 경우 스스로의 결정을 수정할 수 있다. 하지만 상대방 당사자에 의해 반대되는 경우에는 그렇지 않다.
    • 3개월 내에 심판이 적법하다고 판단되지 않으면 BoA로 아무런 코멘트 없이 지체 없이 전달한다.
  • 청구범위의 실질적인 보정이 있고 이것이 거절의 이유를 명확하게 극복하는 경우, 잠정 수정이 가능하다.
  • 당연하게도, 예비적 청구(auxiliary request)에 근거하여서는 잠정 수정이 내려질 수 없다. 주청구(main request)가 BoA에 의해 검토되어야 하므로.
  • 대부분 등록 절차의 심판에서 가능한 상황이며, 이의 절차의 심판에서는 매우 예외적인 상황만 가능하다.

심판의 조사

  • 심판의 주된 목적은 심판 대상 결정을 사법적으로(in a judicial manner) 검토하는 것이므로, 원심에서 제출된 요청 및 제출에서 벗어나는 것은 극히 제한된다.
    • BoA는 이의신청 범위에서 커버되지 않는 청구대상은 조사할 수 없다 (G 9/91)
    • 이의에 대한 새로운 근거는 특허권자의 허락 없이 포함될 수 없다 (G 10/91)
    • 등록 절차에 대한 심판에서는, 심사부가 고려하지 않거나 인정하였던 EPC 특허요건도 고려할 수 있다 (G 10/93)
    • 이의신청인은 동일 ground에 대한 새로운 사실을 제시할 수는 있지만, 그 사실들이 반드시 고려될 필요는 없다(T 611/90)
  • 당사자에게 의견 제출 기회
    • 특정 기한 내에 의견 제출기회 준다 (Rule 100(2) EPC)
    • (등록절차 불복의 경우, Legal Division의 결정에 대한 불복이 아닌 상황) 출원인이 해당 기한 내에 대응하지 않으면, 취하간주된다 (Rule 100(3) EPC)
      • Further processing이 가능하다.

심판 절차의 종료

  • 심판의 취하
    • 취하가 가능하다 (T 674/03)
    • 부분적 취하도 가능하다 (J 19/82)
    • 단독 청구인이 취하한 경우, 심판 절차가 종료된다 (G 8/91)
      • 단독 청구인이 이의를 취하한 경우, 이는 심판의 취하로 간주된다 (G 8/93)
    • 이의에 대한 심판에서 BoA는 자발적으로 조사를 계속할 수 없다.
  • 심판 비용 환불
    • Rule 103 EPC 참고

 Article 111 : Decision in respect of appeals

(1)Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution. 

(2)If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision under appeal was taken by the Receiving Section, the Examining Division shall also be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.
  • 심판의 결정
    • 원심 부서의 권한 내에서 어떠한 결정도 할 수 있다.
    • 환송
      • 환송은 "특별한 사유"가 있는 경우에만 추가 절차를 위해 가능하다 (Article 11 RPBA) 
      • 특허를 등록/유지 명령과 함께 환송은 특별한 사유를 요구하지 않는다.
      • "특별한 사유"
        • 1심 절차에서 명백히 드러난 근본적인 결함 (fundamental deficiencies which are apparent in the proceedings - RPBA Article 11).
        • T 340/12: 인정된 새로운 사실 또는 증거가 법적/사실적 틀을 크게 변경하는 경우.
        • T 648/10: 이의제기 사유가 심판청구된 결정의 대상이 아님
        • T 389/12: 한 가지 쟁점에 근거한 심판 결정, 다른 핵심 쟁점은 미해결
  • 심판의 결정은 불복될 수 없다 (G 1/97)
  • 구속력
    • 환송된 경우 원심 부서는, 사실 관게가 동일한 이상, 그 결정에 구속된다. 수리부(RS)에 대한 심판인 경우, 심사부(ED)도 구속된다.
  • 결정문의 요건 : Rule 102 EPC

확장된 심판 위원회 (Enlarged Board of Appeal)

취지

  • 법률 문제를 해결
  • 결정에 대해 다투는 추가 기회가 아니다.

 Article 112 : Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

(1)In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises: 

(a)the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision; 

(b)the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

(2) In the cases referred to in paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.

(3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.


EBoA 질문을 할 수 있는 주체:

  • BoA : 당사자가 요청한 경우로서 BoA가 그 요청을 거절한 경우에 사유를 제시해야 함.
  • The EPO President
EBA의 결정이 추후 EBA를 구속하지 않는다 (CLB III.A.5.1 and 5.2)

(당사자의) Petitions for review


 Article 112a : Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

(1)Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal. 

(2)The petition may only be filed on the grounds that:  

(a)a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;

(b)the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal; 

(c)a fundamental violation of Article 113 occurred;

(d)any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or 

(e)a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.

(4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2(a) to (d), the petition shall be filed within two months of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2(e), the petition shall be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event no later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.

(6) 실시권

  • 당사자가 EBoA에 Petition for review를 제출할 수 있다.
  • 검토요청 사항:
    • (a) 개인적 이해관계 혹은 과거에 당사자의 대리인이었던 경우 등의 제척사유 갖는 BoA 멤버가 포함된 경우
    • (b) BoA 멤버로 임명되지 않은 사람이 BoA 포함된 경우; 
    • (c) 당사자의 의견을 들을 수 있는 권리에 대한 근본적인 침해;
    • (d) 근본적인 절차적 결함
      • 중대해야 한다. 예컨대 이의신청인의 심판요청이 특허권자에게 전달되지 않은 경우 (R 7/09); 
    • (e) 범죄행위가 결정에 영향을 미치는 경우
      • 범죄행위 성립이 판결받아야 함 (Rule 105 EPC)
      • 범죄 성립 후 2개월 내 + 결정으로부터 5년 내 (Art 112a(4) EPC)
  • Oral proceeding 또한 당사자 요청이 있으면 EBA에 의해 승인되어야 함 (Art 116 EPC)
    • 그러나, 3멤버 구성 EBA의 경우 petitioner 외에 다른 당사자를 관여시키지 않는다 (Rule 109(3) EPC)

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