[유럽특허 독파하기] 21. 이의 (opposition)

 이의신청이란?

An opportunity gives third parties an opportunity to bring forward prejudicial facts which may be difficult for examiners to access after a European patent has been granted.

이의신청의 주요 특징

• 이의신청이 제기된 특허에 대한 standards는 심사단계에 비해 더 높아질 가능성이 있다. 따라서, 살아남은 특허는 무효 공격에 강하다.
• 중앙 집중식 취소 절차이다.
• 소급효

Article 68 EPC The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

• 이의신청 절차에 대한 개요 참고: OJ EPO 2016 A42(링크)

이의신청의 요건

시기적 요건

Article 99(1) EPC: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. ...(후략)

• 9개월 기한, 연장은 불가능
• Surrender나 lapse의 경우에는 장래효이므로, 이의신청인은 여전히 이의신청할 수 있음(Rule 75 EPC). 
• G1/18: 기한 도과는 미제출 간주 - 즉, 비용은 환불

주격 요건

• Any person?
• G 3/99: 법인 또는 자연인 (또는 국내법상 이에 준하는 자).
• Rule 151(1) EPC: 공동으로 행동하는 여러 제3자; 공동 대리인을 사용해야 함.
• G 9/93: 특허권자가 스스로에게 이의신청은 허용되지 않음.
• G 3/97: Straw man이 허용됨 (법률을 우회하지 않는 이상 - e.g., 위처럼 특허권자가 이의신청)0
• 같은 사람이 같은 특허에 대한 반복적인 이의신청은 legitimate interest 결여로 거절됨, 대신 하나의 이의신청으로서는 적법함 (Guidelines D-I, 6)

비용 요건

Article 99(1) EPC: ...(전략) Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

• G 3/99: 여러 사람이 공동으로 이의신청인으로 행동하는 경우, 이의신청수수료는 한 명만 지불해야 함. (다만, 공동 대리인 필요함)

이의신청의 형식적 요건

Notice of Opposition

Rule 76 (1)Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.   (2)The notice of opposition shall contain:  (a)particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c); (b)the number of the European patent against which opposition is filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;  (c)a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds;  (d)if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

• 이의신청인 사항, 특허번호, 범위(대체로 청구항 전체), 근거와 사실/증거, 대리인 사항

언어

• EPO 공식언어여야 한다 (Rule 3(1) EPC)
• 혹은, 이의신청인이 거주지 또는 사업장이 있는 경우, 체약국의 공식언어로 제출할 수 있다 (Article 14 EPC)
• 단, 번역문이 이의신청 제출일로부터 1개월 또는 이의신청 기간 만료일 중 늦은 날까지 제출되어야 한다 (Rule 6(2) EPC).

이의신청의 미제출 간주 (GL D-IV, 1.2.1)

1. 충분한 양의 비용이 이의신청 기한 내에 미납부
2. 이의신청서가 서명되지 않고, 보정 기한 내에 치유되지 않음
3. 이의신청서가 fax로 제출된 경우, 형식 심사관의 요청될 때 written confirmation 이 적시에 제출되지 않는 경우
4. 이의신청서가 대리인 또는 직원에 의해 제출되는 경우, authorisation이 적시에 제공되지 않는 경우
5. 이의신청서가 R3(1)에 따른 이의 기간 내에 EPO 공식 언어로 제출되지 않거나, Art 14(4)가 이의신청인에게 적용되는 경우 번역문이 이의기간 내 또는 1개월 연장 기간 중 늦은 날에 제출되지 않는 경우 

이의신청의 부적격 (하자 치유 불가) (GL D-IV, 1.2.2.1)

Rule 77(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with Article 99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against which opposition has been filed, it shall reject the opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

• 이의신청은 다음과 같은 경우에 거절된다:
• 이의신청 비용이 9개월 내에 제출되지 않은 경우 (Art 99(1) EPC)
• 개별 특허청에 제출되어 이의신청 기간 내에 EPO에 전달되지 않는 경우도 포함
• 충분하게 특허를 식별할 수 없는 경우
• ground와 fact/evidence를 제출하지 않은 경우 (Rule 76(2)(c) EPC)
• extent를 명시하지 않은 경우
• ground를 명시하지 않은 경우
• substantiate되지 않은 경우
• 사실, 증거 등 완전히 제출되지 않은 경우
• 충분히 제출되지 않은 경우 - 이의부와 특허권자가 스스로 조사하지 않고 이슈를 이해할 수 있어야 함 (조사 없이 결정을 내릴 정도를 의미하는 것은 아니고)
• ground가 선사용 또는 구술개시를 포함하는 경우, 사실, 증거, 및 주장이 제출되어야 한다.
• 200페이지 문서가 제출되고, 어떻게 이의근거를 뒷받침하는지 진술이 없을 때, inadmissible (T 545/91)
• 조합 발명의 진보성에 있어서, 발명 전체로서 (또는 본질적 내용)이 고려되어야 한다. 추가적인 질문 없이 진보성 판단을 하기 위해서... (T134/88)
• 이의신청인이 언급하는 문서: 제출이 안된 경우 제출하라고 초대하고 적시에 제출되지 않으면 무시된다 (Rule 83 EPC)
• 여러 ground가 있고, 하나의 ground에 대해서만 충분히 사실, 증거, 및 주장이 제시된 경우
• 다른 근거에 대한 것들은 늦게 제출된 것으로 간주해서 고려된다 (E-VI, 2).
• admissibility가 인정되는 이상 적시에 제출된 사실 증거 등이 결정을 내리는데 사용될 필요는 없다. 확실하지 않은 증거라도 admissibility에 substantiate된 것일 수 있고, 확실한 증거라도 inadmissible될 수 있다 (T 222/85)
• 이의신청 만료일까지 반드시 수정이 되어서 흠결이 취소되어야 한다. EPO가 흠결에 대해 통지를 줄 수 있지만 이것이 EPO의 의무는 아니다 (D-IV,1.3.3 Guideline).
• 부적격 거절되면 지불되었던 비용은 환불되지 못함

이의신청의 부적격 (하자 치유 가능) (GL D-IV, 1.2.2.2)

Rule 77(2) EPC If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those referred to in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Opposition Division shall reject the opposition as inadmissible.

• 위의 하자가 아닌 경우, 이의신청인은 하자를 특정 기간 내에 치유할 기회를 받을 수 있고, EPO는 통지 의무가 있다.
• 예시
• Rule 76(2)(a) 미충족: 이의신청인의 이름, 주소, 국적 미기재 등
• Rule 76(2)(b) 미충족: 특허번호 또는 특허권자 이름 미제시 (특허를 식별은 할 수 있되...)
• Rule 76(2)(d) 미충족: 대리인 성명, 주소 등
• 이의신청인 재외자인 경우 대리인 선임 여부
• 기타 형식적인 사유
• 통상 2개월의 기간을 부여 받고, 이는 이의신청 만료일 이후에 일어날 수도 있다.
• 이의신청인이 하자를 치유하지 못하는 경우 거절된다.
• 예시적인 경우 (D-IV, 1, 2, 2, 2 guideline)

이의신청의 심사

이의된 특허의 범위 (Extent to which the patent is opposed)

이의 신청된 범위만 검토한다. Prima facie라도 안됨.

Guidelines D-V, 2.1 regarding the extent to which the patent is opposed where it is stated that, in the unusual case where an opposition is limited to only a certain part of the patent, the opposition division has to limit its examination to the part opposed.

이의신청의 근거 (Grounds of opposition)

취소 근거 

Article 100 Opposition may only be filed on the grounds that: (a)the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57; (b)the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;  (c)the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

• (a) 특허 가능한 발명, 특허성 예외, 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성
• (b) 충분성
• (c) added subject matter 
• clarity 는 이의신청에서 추가되는 표현에 대해서만 적용된다.
• 애초부터 불명료한 청구항은 유지될 수 있다 (T23/86; G 3/14)

근거가 고려되려면? substantiate

• 이의 근거는 증거제시(substatiate)된 경우에만 고려될 수 있다 (T222/85)
• Form 2300에 기재된 이의근거라도 증거제시되지 않으면, 이의절차의 일부가 되지 않는다 (R 2/08).

별개의 근거 여부 (신규성 vs 진보성)

• 신규성과 진보성은 별개의 이의 근거이지만, 진보성 흠결로 지적된 문헌은 신규성 흠결의 새로운 근거로서 고려될 수 있다 (G 7/95).
• 신규성 및 진보성을 근거로 이의된 특허에 있어서, 오직 신규성만 특정 문헌으로 증거제시(substantiate)된 경우에, 동일문헌에 의한 진보성은 심판에서 이의신청의 근거가 될 수 없다 (T 131/01). 진보성의 판단은 신규성이 전제되어야 하는 것으로, 신규성 공격과 동일문헌에 의한 진보성 공격은 서로 모순되는 것이라는 이유.

최초 제기된 근거만 고려 원칙 & 새로운 근거 고려 예외

• 이의신청서에 증거제시된 근거를 이의신청인이 추후 제외시켰다면, 특허의 유지를 해하는 것으로 보이지 않는 이상 이의부는 고려하지 않는다 (T 274/95)
• 이러한 제외는 심판에서 BoA의 재량에 따라 다시 도입될 수 있다 (T274/95)
• 이의신청 절차에서 어떤 근거가 제외되었다면, 심판에서 도입된다면 새로운 근거이다 (T376/04) 
• 이의부는 제기된 facts, evidence, 및 arguments를 조사해야 한다. Art 114(1) EPC를 고려하여, 이의부는 응당(prima facie) 관련 있다고 보는 경우에 새로운 grounds (facts뿐만 아니라)를 조사할 수 있다. 근거가 늦게 제출되었다는 이유만으로 배제되지는 않는다. Art 115 EPC에 따라 3PO의 근거를 제기할 수도 있다 (G 10/91)
• 새로운 근거가 고려되는 경우의 절차: 답변 기회 준다.
• T433/93: The opposition division needs to inform the patent proprietor as soon as possible into the proceedings and provide written notification of the new ground (legal basis) and its substantiation (legal and factual basis) so that the patent proprietor has sufficient time to prepare his response to the new ground of opposition.

Article 114(1) EPC In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. Article 115 EPC In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

이의신청의 절차

특허권자의 답변 기회

Rule 79 EPC (1)The Opposition Division shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified. (2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1. (3) The Opposition Division shall communicate any observations and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties, and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a period to be specified.  (4)In the case of an intervention under Article 105, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

• (1) 관련하여, 기간은 통상 4개월이고 연장이 가능하지만 극히 예외적인 경우에만 된다.
• (3) 관련하여, 이의신청인들이 특허권자의 답변에 대한 답변을 제공하게 할 수 있지만, 실무적으로 흔한 것은 아니다.
• 대응 기한 내 실패하면, 그 이후로는 재량으로 OD가 고려할 수 있다.

이의신청에서 보정

Rule 80 EPC Without prejudice to Rule 138, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent.

• 이의의 근거가 이의신청인이 제기한 것이 아니더라도, Art 100 EPC의 이의 근거를 해결하기 위한 것이라면 보정할 수 있다 (H-II, 3.1, EPO Guidelines).
• 당연히 기존 보정과 관련된 규정을 준수해야 함
• 명확성 - Article 84 EPC
• 출원 당시 명세서를 넘지 않음 - Article 123(2) EPC
• 기존 등록 특허의 범위를 넘지 않음 - Article 123(3) EPC
• 카테고리 변경이 안되는 것이 아님 (G 2/88).
• Rule 138 EPC에 따라 체약국에 선행 권리가 있어서 각 국가별로 다른 청구항을 등록 받은 경우, 다른 보정이 각각 행해질 수 있다 (H-III, 4.5, EPO Guidelines)
• Rule 139 EPC에 따른 오기 정정 가능하다
• 하지만, Rule 140 EPC에 따른 정정이 아님 (G1/10)

이의부의 심사 (Examination of the opposition)

Article 101 (1)If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself.

• admissibiility는 Rule 77(1) EPC에서 다룬 내용
• 결정을 내리는데 필요한 시간은 이의신청 만료일로부터 약 15개월을 목표로 함  (OJ 2016 A43)
• 이의 심사 촉진이 가능하다 - 개별국 법원에 침해의 소가 제기되어 있고, 일방 당사자가 이유와 함께 요청을 하였을 때 (E-VIII, 5, EPO Guidelines)
• 기타 다른 이유들 (D-VII, 1.2, EPO Guidelines) - 예컨대 다음:
• 이의 절차가 평상시보다 오래 걸리고 있는 경우
• 이의의 최종 결정이 다른 문제(분할출원 등)를 해결하는데 달려(hinge  upon) 있는 경우

이의부의 결정

특허가 취소되는 결정

Article 101(2) EPC If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.

• 특허권자가 revocation을 스스로 요청할 수도 있다.
• 이의신청 절차 중에 특허의 취소를 요청할 수 있다.
• 특허권자는 더 이상 해당 텍스트를 승인하지 않는다고 명시할 수 있다(예: T 73/84 참조).
• 일반적으로 특허권자가 더 이상 특허를 유지하지 않겠다는 진술은 취소 요청으로 취급된다(T 237/86).
• 특허권자의 특허가 surrender된 경우에는 이의신청 절차가 지속될 수 있다. EPO가 surrender를 이의신청인에게 알리고 2개월의 기한을 주며 계속될 수 있다 (Rule 84 EPC)
• 이는 Art 105a(1) EPC에 따른 취소 요청과 다르다.

특허가 정정된 형태로 유지되는 결정

Article 101(3) EPC If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled; b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

• 거절이유가 정정된 청구항으로 인해 발생하지 않는 경우에, Art 100 EPC 이외의 조항에 근거한 거절이유는 허용되지 않는다 (T 301/87)
• 정정된 특허에 단일성이 결여되어 있어도 상관없다 (G 1/91).
• EPC의 다른 요건들은 정정된 특허 문서에 적용되는 것이 합리적인 경우에만 적용된다. (T 263/05)

Rule 82 EPC: 1) Before the Opposition Division decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text. 2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued…(후략)

• Rule 82(1) 및 (2) EPC는 이의신청 결정이 특허를 정정된 형태로 유지하는 경우 발생하는 상황을 정의한다. 
• 그러나 실무적으로는, proceeding을 진행하기 때문에, 이의부가 Rules 82(1)과 Rule 82(2) 첫 번째 문장에 따라 커뮤니케이션을 하는 경우는 드물다. 아래의 interlocutory decisions가 더 흔함.
• OD가 서면 절차 중에 자발적으로 정정한 경우에도 Rule 82(1) EPC에 따른 통지가 발행될 수 있다.

중간 결정 (Interlocutory decisions)

• G 1/88에 의해 승인되었으며 EPO OJ 1989 p.383에서 도입되었다.
• OD가 정정된 청구범위 형태로 유지하기로 결정한 경우 중간 결정이 내려진다. 이는 OD의 최종 결정이 아니다 
• 중간 결정에 대해 항소할 수 있다 (D-VI, 7.2.2).
• 중간결정에 대해 항소가 들어오지 않으면, OD는 Rule 82(2) EPC에 따라 특허권자에게 3개월 이내에 다음을 수행하도록 초대하는 invitation을 발행한다.
• 새로운 명세서를 공개하는 데 드는 비용을 지불.
• 수정된 청구항을 다른 두 EPO 언어 번역본의 제출.
• 이러한 요구 사항이 충족되면 특허를 정정된 형태로 유지하기 위한 최종 결정이 내려진다.
• 중간 결정에 항소하지 않았다면 여기에서 항소할 수는 없다
• Rule 82(3) EPC: 위 요구 사항이 제때에 충족되지 않으면 EPO로부터 커뮤니케이션 받은 후 2개월 이내에 충족될 수 있다. 추가 요금을 지불해야 함. 이 마감일은 re-establishment 될 수 있다.
• 그렇지 않으면 특허가 취소되며 항소 가능 (여기에서 항소는 지불했는데 안받았다더라와 같은 형식적인 것에 대한 것일뿐).

기타 절차

침해 용의자의 개입 (D-VII, 6)

Article 105 (1)Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that   (a)proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or  (b)following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent.  (2)An admissible intervention shall be treated as an opposition.

• 침해 용의자 (assumed infringer)가 이의 또는 항소 절차에 개입할 수 있도록 허용함으로써 개별국 법원에서 진행되는 많은 비용과 시간이 소요되는 취소 절차로부터 침해 용의자를 보호한다.
• 침해 소송 instituted됨을 prove 해야 함.
• 침해 용의자는 이미 제기된 이의근거를 바탕으로 개입하거나, G 1/94에 따라 새로운 근거를 제시할 수도 있다.
• 효과 = 이의신청인으로 취급된다:
• 유효하게 개입한 침해 용의자는 심판청구도 가능하다 (G 3/04, Reasons 4, 10, 및 11)
• 심판 단계에서도 개입 가능함 - Notice of opposition 제출 및 opposition fee 제출하고(G1/94).
• appeal fee를 납부해야 한다는 legal basis는 없다 (G 3/04)
• 기존 이의신청인이 심판청구를 안하고 심판청구 기한 지나가버리면 개입할 수 없음(위 심사기준).
• sole opponent appelant 가 심판 취하해버리면 intervener도 절차를 계속할 수 없음 (G 3/04 - 확인 필요)

Rule 89 (1)Notice of intervention shall be filed within three months of the date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted. (2)Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply mutatis mutandis. The notice of intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

• (1) 은 개입자와 특허권자 사이의 첫번째 action을 의미한다.
• (2): 다른 기본 절차들도 요구됨 - 형식적 거절이유, 반려 사유에 대한 내용 적용, Opposition fee가 제출해야 함. 

절차승계 (+중단/재개)

Rule 84(2) EPC In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply where the opposition is withdrawn.

• 위와 같이 EPO 에 의해 이의신청의 절차가 승계되지 않고 절차가 계속될 수 이다.
• G 4/88: (이런 조문에도 불구하고) 이전에 계류 중인 이의신청은, 이의신청이 제기된 이익에 대한 자산과 함께, 이의신청인의 비즈니스 자산의 일부로 제3자에게 trasnfer되거나 assign될 수 있다.
• T 1421/05: (지위를 승계하는 경우에는) (a) 증거와 (b) 이의신청인의 지위 양도를 인정해 달라는 요청을 제출해야 함.
• Rule 142 EPC에 따라 절차가 중단될 수는 있다. 절차가 재개된 경우, Rule 142(4)EPC에 따라 기존의 절차가 중단되었을 때의 기한은 재개된 날로부터 처음부터 다시 기산한다.

이의의 취하

Article 114 (1)In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

• 이의신청의 취하가 반드시 절차를 끝내는 것은 아님.
• 이의신청인의 도움 없이 한정 또는 취소가 가능할 것 같을 때, 이의부는 추가 조사를 계속할 수 있다 (T 197/88)
• G 3/99: 한 명 이상의 일반 반대자가 취하하는 경우, 이의는 계속된다.