[유럽특허 독파하기] 19. 분할출원 (European Divisional Applications)

 분할출원

Article 76 EPC (1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority. 

개요

  • 분할 출원에 대한 권리는 파리 협약 제4조에 명시되어 있다.

주체적 요건

  • 공동 출원 - 모출원에 속한 모든 출원인이 해당 분할출원에 나타나 있어야 함.
    • 모출원이 양도된 경우, 분할출원을 제출하기 전에 양도를 등록해야 함.

객체적 요건

  • EPO에서는 모출원이 모든 유럽출원일 수 있으므로, 분할의 분할이 가능하다.
  • 새로운 주제를 포함하지 않아야 한다:
    • 123(2) EPC 조항과 동일한 테스트: directly and unambigously derivable(G1/06; G2/10);
    • 출원 후 (이의제기 시에도) 보정하여 added subject matter를 제거할 수 있음(G3/06);
    • 그러나 최초의 분할출원에 기재되어 있지 않는다면 A123(2)EPC에 따라 거절될 수 있으므로 주의해야 함.
    • 실무적으로는, "claim-like clauses"을 사용하여 부문의 텍스트를 모출원 원문의 텍스트와 동일하게 유지한다.
    • 분할의 분할은?
  • 모출원의 subject-matters는 분할출원 전에 포기되어서 안 된다(J15/85, J2/01).
    • 청구항 삭제가 해당 subject matter를 포기하는 것으로 여겨지는 가능성이 있다. 따라서 이를 막기 위해 포기하는게 아니라는 문구를 삽입함.

시기적 요건 

 Rule 36(1)

 The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.
  • pending이란? 
    • mention of grant의 날 '이전'까지 pending임. 즉, 그 날은 안됨 (G1/09)
    • 심사료 지불 기한 까지 pending 임. 그 이후로는 취하간주되니까 (G4/98)
    • 심사료 지불이 지났는데 1주일 뒤에 Further processing을 제출한 경우, FP를 제출하기 전날의 경우 pending은 맞음. FP는 소급효가 있기 때문임. 하지만, 그렇다고 이 때 분할출원을 한게 적법한 것은 아님.
    • 4차 연차료 납부가 어제 마감된 경우라도 pending임. 왜냐하면 6개월의 유예기간이 더 있으므로 (R51(2) EPC)
    • 취하신청 우편 보낸 경우 아직 pending일 수 있음. EPO에 접수된 날짜에 종료됨 (T517/97)
    • 심사부에 의해 거절된 경우 pending. appeal 신청기간이 2개월 있으므로, appeal이 청구되지는 않더라도 그 마감일까지 pending임 (G1/09)
    • 심판 청구기한은 지나고 적법하게 심판 청구한 경우에도 4개월간의 grounds of appeal을 제출할 시간이 주어지는데 ground가 제출되지 않더라도 그 마감일까지는 pending임 (J23/13)
    • 심판 proceedings 동안에도 pending임.
      • pronouncement (oral hearing) or written handover postal service of decision (G12/91) - 그 날은 안되므로 그 전날까지 (case law는 없지만..그렇게 해석)
  • 모출원의 절차 중지 기간 동안에는 분할출원할 수 없다(J 9/12).
  • 유럽 지역단계 출원 전에는 유로-PCT로부터 분할출원할 수 없다(Article 23(1) PCT, Article 150(2) EPC).
  • 이의 절차 중에도 분할출원할 수 없다.
  • inadmissible appeal의 경우에도 pendency를 되돌리지 않는다 (J28/03)

기타 요건 (언어)

Rule 36 (2) EPC: A divisional application shall be filed in the language of the proceedings for the earlier application. If the latter was not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the earlier application; a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall then be filed within two months of the filing of the divisional application. The divisional application shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin. 
  • EPO 공식언어가 아닌 경우 (i) 모출원의 오리지널 언어로 출원하던지 (ii) 모출원의 절차 언어로 출원하던지
    • 실무적으로는 오리지널 언어가 좋음. 오역정정이 가능하기 때문에.
  • 개별국 특허청에는 분할을 제출할 수 없다.

기타 요건 (비용)

출원료 및 조사료

Rule 36(3) EPC: The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
  • 검색 수수료는 전액을 지불해야 하지만, 검색자가 모출원에서 검색을 사용할 수 있는 경우 일부 환불받을 수 있다(Rfees9(2)).
  • 출원 수수료에는 페이지 수수료가 포함되어 있으므로 35페이지를 초과하는 페이지에 대해서는 비용을 지불해야 한다.
  • 또한 청구항 수수료도 지불해야하므로 모출원에서 동일한 청구항에 대해 이미 지불 한 경우에도 15 개 이상의 청구에 대해 지불해야 한다.
  • 두 번째 또는 그 이후의 분할 출원에는 추가 요금이 부과된다(Rule 38(4) EPC).
    • part of filing fee! 즉, 1개월의 기한

지정료

Rule 36(4) EPC: The designation fee shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.
  • 지정료는 공개 이후 6개월 내에 납부

심사청구료

Rule 70(1) EPC

갱신료

Rule 51 (3) EPC:  Renewal fees already due in respect of an earlier application at the date on which a divisional application is filed shall also be paid for the divisional application and shall be due on its filing. These fees and any renewal fee due within four months of filing the divisional application may be paid within that period without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.
  • 모출원일을 기준으로 출원일까지 due인 모든 갱신료를 분할출원일까지 납부해야 함.
  • 또한 분할출원 후 4개월 이내에 위 비용 + 4개월 내에 due되는 갱신료를 납부해야 함.
  • 이 기한은 '월말'까지 적용되지 않는다.
  • 'Paragraph 2'는 6개월의 유예 기간에 관한 것인데, 이 유예기간은 분할 출원일로부터 계산되므로 사실상 2개월의 기간이다(따라서 4m의 기간이 먼저 적용됨).
    • 4개월 내에 due되는 갱신료는 due date로부터 6개월인 것으로 계산함.

효과

  • 분할 출원은 새로운 "유럽 출원"으로 간주되며 원칙적으로 모 출원으로부터 독립적이다:
    • 예외: 모 출원에 대한 항소 결정은 분할 출원의 동일한 주제에 대해 구속력이 있다(T 51/08).
  • 분할출원은 모출원의 우선권을 자동으로 물려받는다(위 조문).
    • 모출원의 우선권 청구를 취하하면? 이 또한 종속된다.
Article 76(2): All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.
  • 분할출원 당시 모출원의 지정 국가는 분할출원에서 지정된 것으로 간주
    • 지정국가를 취하할지 고려는 주로 double patenting 극복을 위한 경우인데, 분할출원을 미리해두어야 함.
  • extension 및 validation 국도 마찬가지(GL A-IV, 1.3.5).

기타 이슈

  • 이중 특허 - 청구 범위가 동일하지 않아야 한다(G 4/19). 
    • 클레임 스트럭쳐보다는 범위가 동일한지 판단
    • A - A or B 원칙적으로 다른 것인데 심사관 마다 다른 판단을 하는 경우가 종종 있다고 함. 
  • Legal basis

Art 125 EPC

 In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

댓글

댓글 쓰기

이 블로그의 인기 게시물

[유럽특허 독파하기] 11. Claims (Articles 84 EPC); Rule 43; 필수적 특징; PBP

 조문 Article 78 EPC Requirements of a European patent application (1)A European patent application shall contain:  (a)a request for the grant of a European patent;  (b)a description of the invention;  (c)one or more claims;  (d)any drawings referred to in the description or the claims;  (e)an abstract,  and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations . Article 84 EPC Claims The claims shall define the matter for which protection is sought . They shall be clear and concise and be supported by the description . Rule 43 EPC Form and content of claims (1)The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:  (a)a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part o...
자세한 내용 보기

EPO는 23년 1월부터 이의신청의 구두절차(oral proceeding)의 기본 형식을 화상회의(ViCo)로 정하였음

이미지
2020년 코로나 팬데믹 이후로 유럽특허청은 이의 신청의 구두절차를 화상회의로 진행하는 파일럿 프로젝트를 시행하였습니다. 이 파일럿 프로젝트는 2022년 12월 31일까지 해보는 것으로 계획되어 있었고, 2023년부터 어떻게 진행할 것인지가 최근 발표되었습니다. 이에 앞서 유럽특허청은 파일럿 프로젝트에 대한 평가 보고서 를 공개하였습니다. 이용자 만족도 조사가 있었고, 아래와 같이 3/4 이상이 "매우 좋음" 또는 "좋음"으로 평가하였습니다.   이러한 높은 만족도에 부응하여 유럽특허청 장( António Campinos)은 2023년 1월 1일부터 진행되는 이의신청 구두절차의 디폴트 형식을 화상회의인 것으로 결정하였습니다. 발표 내용은 여기 에서 확인할 수 있습니다.
자세한 내용 보기

[유럽특허 독파하기] 13. 발명자의 지정 (Designation of the inventor)

조문 Article 62 Right of the inventor to be mentioned The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.  A62 - 발명자는 언급될 (도덕적) 권리가 있다. Article 81 Designation of the inventor The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent. A81 - 특허 출원은 발명자를 지정해야 한다. Rule 19 Designation of the inventor (1)The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and country and place of residence of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or hi...
자세한 내용 보기