[유럽특허 독파하기] 18. 출원 제출처, 출원일 결정, 출원에 대한 심사, 누락 서류, 기타 제출 형식

출원을 해야하는 곳

EPO & 개별국 특허청

Article 75(1) EPC

A European patent application may be filed:
(a) with the European Patent Office, or
(b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to Article 76, paragraph 1, with the central industrial property office or other competent authority of that State. Any application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date with the European Patent Office.

개별국가 특허청에 출원하는 경우 NatLaw 표 II를 참조:

네덜란드 Octrooicentrum 에서는 EP 출원을 제출할 수 없다.
스페인과 키프로스의 경우 출원서 전체 또는 일부를 각각 스페인어 및 그리스어로 번역해야 한다.

"EPO"에 출원

EPO에서 출원할 수 있는 오피스

Rule 35(1) EPC

European patent applications may be filed in writing with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b).

Vienna는 출원 오피스가 아니므로 Vienna에 접수된 출원은 다른 오피스 중 한 곳으로 전달되며, 해당 오피스에 도착했을 때만 출원 날짜가 부여된다.
출원 오피스에서는 국제 출원서, 기타 관련 서류 및 수수료도 받을 수 있다.

EPO에 접수되는 경우 영수증

Rule 35(2) EPC

The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt, and issue without delay a receipt to the applicant including at least the application number and the nature, number and date of receipt of the documents.

출원서를 받은 사람은 다음과 같은 수신 확인을 제공함:

출원번호
문서 수
접수 날짜

서류 내용에 대한 정보는 없다(J 21/94).
이것이 출원일을 확보하였다는 의미는 아니다.

"개별국 특허청"에 출원

개별국 특허청에 반드시 먼저해야 하는 경우

Article 75(2) EPC

Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:
(a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or
(b) prescribe that any application is to be filed initially with a national authority, or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

(a)는 보안 관련 요구, (b)는 최초 출원에 대해서 요구
개별국가 특허청에 먼저 출원해야 할 수도 있으며, NatLaw 표 II를 참조:

발명자의 국적에 따라(그리스), 출원인의 거주지 또는 사업장 위치에 따라(프랑스) 또는 발명이 이루어진 곳에 따라(스페인) 개별국 특허청에 먼저 제출해야 함.
다른 곳에 출원하기 위해 외국 출원 라이센스를 요청할 수 있다;

중복되는 경우 문제가 복잡해짐: 어떤 것이 가장 중요한 지, 외국 출원을 위한 라이선스를 받을 수 있는지

출원이 이전 국가 출원보다 우선권을 주장하는 경우 일반적으로 면제된다.

우선권 주장 출원에서 신규사항 있으면 또 문제가 복잡해짐.

개별국 특허청에 제출되는 경우 취급

Rule 35(3)(4) EPC

(3) If the European patent application is filed with an authority referred to in Article 75, paragraph 1(b), such authority shall without delay inform the European Patent Office of the receipt of the application, and, in particular, of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed

지체없이 개별국 특허청은 EPO에게 출원 성질 및 서류를 알린다.

(4) Upon receipt of a European patent application forwarded by the central industrial property office of a Contracting State, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt.

유럽 특허청은 또한 국가 사무소에서 신청서를 받으면 날짜를 나타낸 영수증을 보내준다.
유럽 특허청이 출원서를 받은 후에는 모든 후속 서류를 유럽 특허청에 제출해야 한다.

EP 특허출원의 forwarding

Article 77 EPC

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward to the European Patent Office any European patent application filed with it or any other competent authority in that State, in accordance with the Implementing Regulations.
(2) A European patent application the subject of which has been made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.
(3) A European patent application not forwarded to the European Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn.

77(2)에 따라 EP 출원이 전달 안될 경우 출원인이 딱히 할 수 있는 건 없음 - reestablishment는 안됨
Art 135 EPC 및 Rule 155 EPC에 따라서 개별국 출원 전환이 가능하다 (20개월의 기한)

Rule 37 EPC

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward European patent applications to the European Patent Office in the shortest time compatible with its national law relating to the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all appropriate steps to ensure such forwarding within:
(a) six weeks of filing, where the subject of the application is evidently not liable to secrecy under the national law; or
(b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen months of the date of priority, where the application

requires further examination as to its liability to secrecy.

6주 기한을 넘기더라도 개별국 특허청에 대한 제재가 없으므로, (b)에 따라 14개월로 연장하는 경우가 많다(GL19, A-II, 1.6).

(2) A European patent application not received by the European Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of this application shall be refunded.

EPO가 우선일로부터 14개월 이내에 출원서를 접수하지 않으면 출원이 취하된 것으로 간주되며 모든 수수료가 반환된다.
Art 135 EPC 및 Rule 155 EPC에 따라서 개별국 출원 전환이 가능하다 (20개월의 기한)

출원일

출원일을 인정받기 위한 최소 요건

Article 80 EPC

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

Rule 40 (1) EPC

(1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain:
(a) an indication that a European patent is sought;
(b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and
(c) a description or reference to a previously filed application.

이러한 사항은 출원 시 확인되며, 미비한 사항이 있는 경우 이를 수정하고 모든 요건이 충족되는 날짜로 출원 날짜를 다시 지정하도록 요청받게됨.
기타 사항:

제출 방법 - Rule 2(1) EPC (직접 전달, 우편, 팩스, 온라인 제출)
관할 사무소(비엔나, 네덜란드 IPO가 아님)에 제출

(a) 특허를 추구한다는 표시(an indication that a patent is sought)

특허를 추구한다는 표시가 온라인 제출 Form 1001에 자동으로 표시됨.

(b) 출원인의 식별 또는 연락이 되도록 하는 정보

공동 신청자 중 한 명에게만 필요함 (GL19, A-II, 4.1.2)
신청자에게 연락할 수 있는 모든 것이면 충분함
대신 대리인에게 연락할 수 있으면 충분함

발명의 설명이 포함된 것으로 보이는 문서를 식별하기만 하면 됨 (GL19, A-II, 4.1.3)
이전 출원(예: 우선권 출원)에 대한 참조를 사용할 수 있음
참조에 의해 설명과 도면을 대체할 수 있음
(선택 사항) 참조가 청구항을 대체하거나 나중에 청구항을 제출할 수 있음.

중요하지 않은 것들:

언어 (단, 번역이 가능해야 함);
청구범위 (나중에 추가할 수 있음. added subject matter 이슈를 유의);
형식 (읽기 쉬운 형식이어야 함 - e,g., font 가 EPO 최소요건보다 작은 경우, A5 용지로 제출된 경우);
국가 지정, 비용, missing parts

요건 Rule 40 (2)(3) EPC

Rule 40(2) EPC

A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.

filing date가 잘못되었거나 (아직 알려지지 않은 경우), Rule 139 EPC에 따라 수정할 수 있다.
application number가 잘못된 경우라면, Rule 139 EPC에 따라 수정할 수 없다. 왜냐하면:

a) 정정 내용이 자명하지 않을 것이며,
b) 그것은 출원서를 구성하는 전체 문서를 교체하는 것과 동일이기에, 금지된 행위이다(G 2/95).

Rule 40(3) EPC

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

이전 출원이 공개되지 않았을 수 있으므로, certified copy가 필요하다.
번역문은 출원일 결정을 위해서 필요한 것은 아니다(아래 Rule 55 EPC 참조)
[실무 팁] certified copy를 받는 데 시간이 오래 걸리는 경우가 많지만 기한은 2개월이다. 따라서 이미 사용 가능한 경우에만 참조용으로만 제출해야 할 것.
"Rule 53(2)의 준용"은 EPO가 이미 이전 출원에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사본을 제출할 필요가 없음을 의미한다:

EP 출원이거나 EPO = rO인 PCT 출원의 경우임. DAS는 우선권과 관련된 것이므로 DAS를 통해 우선권 문헌이 이용가능한 경우는 우선권이 동시에 청구된 경우에만이다.

출원일 심사

Article 90 EPC

(1) The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing.

examination on filing 라고 불림. 출원일 결정과 missing parts or drawings에 대한 심사를 함.
이후에 formal examination이 시작됨.

(2) If a date of filing cannot be accorded following the examination under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European patent application.

examination on filing 미준수에 대한 제재는 EPO가 해당 출원을 처리하지 않는다는 것임.
모든 수수료를 돌려받게 됨(지불에 대한 법적 근거는 없음).
EPO의 결정이 잘못되었다고 생각되면 항소 결정을 요청하거나, 출원일이 중요하지 않은 경우 다시 출원할 수 있음.

Rule 55 EPC

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies and advise him that the application will not be dealt with as a European patent application unless such deficiencies are remedied within two months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of filing accorded by the Office.

각 출원 시 아래를 체크한 후, 미비한 경우 2개월 동안 보완이 가능함.

Rule40(1)(a) 유럽 특허를 신청한다는 표시;
Rule40(1)(c)이전에 출원한 출원일에 대한 설명 또는 참조 (Rule40(3)first sentence이므로 번역문까지 요구되지 않음)

Rule 40 EPC의 모든 요건이 충족되는 시점으로 출원 날짜가 다시 지정됨.
연장 불가, FP 안됨, Reestablishment 가능
출원 과정에서 다시 확인될 수 있음

Missing parts of the description or missing drawings

EPO의 invitation

Rule 56(1) EPC

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that parts of the description, or drawings referred to in the description or in the claims, appear to be missing, the European Patent Office shall invite the applicant to file the missing parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication

예컨대 팩스 전송 오류 등으로 인해, 발생한 문제를 수정하기 위한 목적.
원본 문서를 "보정"하거나 "대체"하는 데 사용할 수 없다(J 15/12).

다만, 새 도면을 "추가"하면서 잘못된 도면을 "유지"할 수 있다(J 2/12).

청구범위는 체크되지 않으며 '누락된 클레임'은 추가할 수 없다.
품질이 안좋은 도면은 missing으로 여겨지지 않는다.

출원인의 보완과 효과

Rule 56(2) EPC

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months of that communication, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

invitation을 기다릴 필요는 없으며, 출원일로부터 2개월 이내에 자진 제출할 수 있음.
그러나 최대한 빨리 제출하는 것이 좋다.
FP 불가 (Rule 135(2)EPC), reestablishment 가능
아니면 출원을 다시 제출할 수 있음. (이 경우 기존 출원에 제출한 비용을 받지 못함)
출원의 날짜는 누락된 부분을 제출한 날짜로 다시 지정됨.

미보완시 효과

Rule 56(4) EPC

If the applicant:
(a) fails to file the missing parts of the description or the missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, or
(b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the description or missing drawing filed under paragraph 2,
any references referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing of the missing parts of the description or missing drawings shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

누락된 부분을 너무 늦게 제출하거나 전혀 제출하지 않은 경우, 출원일은 유지되지만 누락된 부분에 대한 모든 참조는 삭제됨.
충분성 거절이유도 고려해야 함.

우선권 참조의 경우

Rule 56(3) EPC

If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application on the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:

(a)a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;
(b)where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and
(c)an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.

우선권 주장은 출원일 당시에 이미 만족되어 있어야 함 (추후 우선권 추가하는 것으로는 허용하지 않음, 최근 개정된 것임)
"completely contatined"이란 photographically 동일한 것을 의미할 수 있음 (실질적인 동일이 아니다).
(중략) 이전 출원서의 동일한 부분에서 추가해야 할 수도 있습니다. 즉, 이전 출원서 설명의 텍스트는 이후 출원서 설명에 추가할 수 있지만 청구항의 텍스트는 추가할 수 없음.
형식심사 부서에서 결정을 내리지만 이후 부서에서 검토할 수 있으므로 심사 중에 출원일을 놓칠 수 있음(이의신청에서는 아닌듯. 판례는 없는듯).

우선권 참조에서 실패하는 경우 효과

Rule 56(5) EPC

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

Rule 56(3)EPC에 따른 요청이 실패하는 경우, 출원일은 이후 날짜로 됨.
중간 출원이 있는 경우(또는 우선권 주장이 소멸되는 경우) 날짜 변경은 치명적일 수 있다.

re-dating된 경우, 취하 가능

Rule 56(6) EPC

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

유럽 특허청이 출원의 날짜를 다시 지정하기로 결정한 경우(Rule 56(1) 또는 (3)의 경우), 유럽 특허청은 이를 출원인에게 통지함.
날짜 변경을 피하려면 1개월 이내에 누락된 부분을 철회하여 원래 출원 날짜를 유지할 수 있음

기타

출원 서류 format

EPO는 워드파일 제출을 수용하는 절차를 준비하고 있음.

Art 2(1) Rfee에 character-coded format 사용하는 경우 가격이 저렴하게 책정되어 있지만, 아직 시행된 것이 아님.

XML(eXtensible Markup Language)은 character coded format으로서의 옵션임.

워드파일을 pre-conversion archive로서 제출할 수 있지만 어떠한 법률적 효력이 있는 것은 아님.