[유럽특허 독파하기] 06. State of the art (Art 54 EPC)

 조문 - Article 54 EPC

(1)An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. 

(2)The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

State of the art

• 공개된 내용과 시기가 명확하다면 사전 사용(prior use), 특허 공개, 서면 공개, 강연 또는 인터넷 공개 등 어떤 방식으로 공개되었는지는 중요하지 않음(GL G-IV, 7).
• 은폐된 특징은 대중에게 공개된 것으로 간주되지 않음
• 세계 어디에서나 어떤 언어로든 공개될 수 있음

비밀성 (secrecy)

• 비밀 유지에 대한 합의가 파기되지 않은 경우 해당 주제는 "대중에게 공개"되지 않음(GL G-IV 7.2.2). 
• 당사자가 통상적인 비즈니스 관행에 따라 비밀을 유지할 것을 기대할 수 있는 경우 묵시적 의무(implicit obligation)가 존재함. 
• CDA에 등에 기재된 비밀 유지 의무가 만료되었다고 해서 발명이 반드시 공개 영역에 속하는 것은 아님. 대신, 일반적으로 발명을 공개하는 별도의 행위가 필요함.

공중에 이용가능 (available to the public)

• Subject matter는 단순히  "출원일 이전에 공중에 이용가능하도록 "되기만 하면 됨.
• 공개를 실제로 본 사람이 있어야 할 의무는 없음.
• 이 정보를 발견하는데 과도한 부담이 있다는 주장은 적합하지 않음.
• 단 한 명의 일반인만이 정보에 접근하여 정보를 이해할 수 있는 위치에 있고 비밀을 유지할 의무가 없는 경우에도 해당 정보는 일반인에게 "공개"된 것으로 간주됨(T 1081/01, T 229/06).

공개일 (date of disclosure)

• 언제 공개가 '공중에 이용가능'하게 되는지
• 일반적으로 서면 공개가 대중에게 제공된 시점은 일반적으로 "발행일(publication date)"을 기준으로 쉽게 확인할 수 있음.
• 그럼에도 일부 공개는 발행일(publication)과 다른 날짜에 대중에게 공개될 수 있음.
• 예를 들어, 독일 실용신안은 특허공보에 공고된 날짜(date of announcement in the Patent Bulletin)보다 앞선 등록부에 기재된 날 (date of entry in the Register)짜부터 대중에 이용가능하게 되는 것으로 간주됨.
• 하지만 인쇄 날짜가 유럽 특허 출원일보다 빠른 브로셔의 경우 - 브로셔가 출원일 이전에 실제로 대중에게 배포되었는지 여부가 중요함.

공개 수단 (means of the disclosure)

• 공개 수단은 "공개된 내용과 공개 시점이 명확하다"면 중요하지 않음.
• 공개는 서면 공개, 구두 공개, 인터넷 공개, 사전 사용 또는 기타 모든 형태의 공개가 될 수 있음.
• (1) 서면 공개: 입증하기가 매우 쉽고 일반적으로 논란의 여지가 없음.
  
• (2) 구두 공개, 사용, 또는 전시: 
• 공개 구두 설명, 사용 또는 전시는 공개 사실을 입증할 수 있는 한 선행 기술로 간주됨. 
• 구두 공개에 대한 증명 기준은 높음.  일반적으로 구두 공개를 확인하는 서면 문서가 필요함. 
• 그러나 이 서면 문서는 신청서 제출일 이후에 공개되어도 됨. 
• 중요한 것은 구두 공개가 서면 자료의 내용과 얼마나 일치하는지 여부임(GL G-IV, 7.3).
• (3) 인터넷 공개: 
• 인터넷 공개도 선행 기술의 일부임. 인터넷 공개는 몇 가지 추가 기술적 요건이 있기는 하지만 다른 방식의 공개와 동일한 방식으로 평가됨. 인터넷의 특성상 실제 게시 날짜를 확인하기 어려울 수 있음.  
• 모든 웹 페이지에 게시 날짜가 명시되어 있는 것은 아니며, 웹사이트는 쉽게 업데이트되고 내용이 변경될 수 있음(GL G-IV, 7.5.1).
• 인터넷 공개에 대한 게시 날짜를 설정하는 데는 두 가지 측면이 있음: 
• 웹페이지가 이용 가능해진 날짜를 결정;
• 해당 날짜에 해당 subject matter가 실제로 대중에게 이용가능하도록 되었는지 여부를 판단
• 웹페이지가 이용 가능해진 날짜의 결정
• 이용가능한지?
• 제한된 액세스(비밀번호 보호, 액세스 비용 지불 등)의 경우?
• 이러한 웹 사이트도 선행기술의 일부를 구성. 접근이 제한되어 있다고 해서 웹 페이지가 선행기술의 일부가 되는 것을 막지는 않음. 
• 웹 페이지가 'in principle' 기밀 유지의 장벽 없이 이용 가능하면 충분함.
• 이메일?
• 공개적으로 이용 가능한 것으로 간주되지 않음.  
• 이메일이 intercept될 수 있다는 사실이 이메일이 선행기술의 일부가 될 수 있는 이유는 아님(T 0002/09 참조).
• 그 날짜의 결정
• 일반적으로 웹사이트 게시 날짜는 정확한 것으로 간주됨.
• 그렇지 않다는 것을 입증할 입증 책임은 일반적으로 출원인에게 있음.
• 온라인 기술 저널은 신뢰성이 높은 것으로 간주됨 (nature, elsevier, etc).
• 기타 "인쇄물과 동등한 (print equivalent)" 출판물도 신뢰할 수 있는 출판 날짜를 제공하는 것으로 간주됨. 여기에는 신문 간행물, 학술 기관 및 국제기구의 간행물 등이 포함됨.
• 전통적이지 않은 출판물도 선행문헌에 해당함. 예를 들면 토론방(discussion groups), 블로그, 이메일 아카이브 또는 위키 페이지 등이 있음. 하지만 일반적으로 이러한 비 전통적인 출판물의 출판 날짜를 증명하는 것은 더 어려움. 
• 명시적인 공개 날짜가 없는 인터넷 공개의 경우, 다음 방법을 사용하여 공개 날짜를 설정할 수 있음:
• 인터넷 아카이빙 서비스(예: "Wayback Machine")
• 수정 내역과 관련된 Timestamp 정보 (위키피디아에서 수정 전 내용 볼 때 사용)
• 검색 엔진에 의해 웹 페이지에 부여된 색인 날짜 (indexing date)
• 인터넷 공개 자체에 포함된 공개 날짜와 관련된 정보.
• (4) 공개적 사전 사용 (public prior use) GL G-VI 7.2
  • 공개적 사전 사용에는 출원일 이전에 대중이 사용할 수 있도록 제품 또는 프로세스를 생산(producing), 제안(offering), 마케팅(marketing) 또는 사용(using)하는 것이 포함됨.
  • 눈에 보이는 모든 기능은 이러한 사전 사용에 의해 공개된 것으로 간주됨.
  • 제품의 화학적 조성물은, 제품이 이용가능하고 분석 가능하여 당업자가 과도한 부담 없이(without undue burden) 재생산할 수 있다면, stae of art이다. 화학적 조성물을 분석할 수 있는 특별한 이유가 있는지 여부와 무관하게 (G1/92). 소프트웨어도 동일하게 판단한 사례 (T2440/12). 조성물에서 비율까지 "정확"하게 reverse engineering하기 어렵다고 주장되는 pending case (G1/23)
  • 일반인이 제품을 분석할 수 있는 경우, 그러한 분석을 통해 얻은 제품의 본질적 특성도 공개됨.
  • 그러나 제품의 공개는 제품이 어떻게 만들어지거나 사용되는지를 공개하는 것이 아님.
  • 사전 판매 (prior sale)의 경우 판매된 제품, 배송 날짜 및 배송 조건을 증명해야 함.
  • 비밀 유지에 대한 합의가 있고 이를 위반하지 않은 경우, 해당 subject matter는 사용에 의해 공중이 이용가능하게 된 것으로 간주되지 않음.
  • 비공공 재산(예: 공장 및 병영)에서의 사전 사용도 대중에게 공개된 사용으로 간주되지 않음.
  • 회사 직원, 군인 등은 일반적으로 비밀 유지 의무가 있음.
  • 예시 문제:
    
    • 청구항 발명:

"15°C ~ 55°C 범위의 온도에서 템퍼링을 거치지 않은 초콜릿 덩어리를 0°C ~ -40°C의 온도를 갖는 금형에 주입하는 성형에 의해 냉동 충전 초콜릿 제품을 제조하는 방법..." 

• 이의신청인의 선언문:
• 우선권 날짜 이전에는 아이스크림 공장을 일반인에게 개방하여 다양한 생산 단계를 볼 수 있도록 함.  
• 일반인은 녹은 초콜릿이 취급되는 일반적인 온도 범위를 알 수 있음.
• 또한 일반인은 초콜릿 덩어리가 금형에 투입될 때 금형이 얼었다는 사실도 알 수 있었다.
• 항소 위원회: 일반인의 공장 방문이 공중의 사전 사용에 해당한다고 판단했음(T 947/99).

명시적 / 암시적 공개

• 명시적 공개
• 문서 자체에 명시적으로 개시된 내으로부터 신규성이 결여됨이 명백할 수 있음
• 암시적 공개 
• 선행 기술 문서의 teaching을 수행함에 있어 당업자가 청구항의 조건에 해당하는 결과에 필연적으로(inevitably) 도달할 수 있다는 의미에서 암시적(implicit) 공개가 있을 수 있음.
• 이러한 암시적 공개를 통한 거절은 선행문헌의 교시의 실질적 효과에 대해 합리적인 의심이 없는 경우에만 제기될 수 있음. (흔하지 않으며, 입증책임이 높음)
• 이러한 상황은 청구항이 파라미터로 발명을 정의할 때 종종 발생함(F-IV, 4.11 참조).

실시가능한 개시 (enabling disclosures)

• 실시 가능한 개시만이 선행기술의 일부를 구성함.
• Subject matter는 다음과 같은 경우에만 공중에게 이용가능하도록 된 것으로 간주될 수 있음:

the information given to the skilled person is sufficient to enable [them], at the relevant date and taking into account the common general knowledge in the field at that time, to practise the technical teaching which is the subject of the disclosure (see T 26/85, T 206/83 and T 491/99).

• 선행 기술 문서가 청구 발명의 신규성과 관련된 subject matter를 공개하는 경우, 해당 문서의 공개는 숙련된 사람이 통상의 기술 상식(common general knowledge)을 사용하여 해당 subject matter를 재현(reproduce)할 수 있는 수준이어야 함(G-VII, 3.1 참조).

선행문헌에서 오류의 취급

• 잠재적 오류가 감지되면 숙련된 사람이 일반적인 지식을 사용하는지 여부에 따라 세 가지 상황이 발생할 수 있음:

(i) 문서에 오류가 있음을 문서에서 직접적이고 명확하게 도출할 수 있으며, 가능한 유일한 수정이 무엇인지 즉시 식별할 수 있는 상황;

• 공개에 정정이 포함된 것으로 간주;

(ii) 문서에 오류가 있음을 문서로부터 직접적이고 명확하게 도출할 수 있지만, 가능한 수정 사항을 두 가지 이상 식별할 수 있는 상황.

• 오류가 포함된 구절의 개시가 고려되지 않음;

(iii) 문서에서 오류가 발생했음을 직접적이고 명확하게 도출할 수 없는 경우.

• 문자 그대로의 개시를 그대로 고려합니다.

Non-prejudicial disclosures (공지예외)

해당 공개가 출원일 이전 6개월 이내에 발생한 경우로서 다음의 상황에서 공지 예외 인정된다:

• 명백한 남용(evident abuse)과 관련된 경우(제55(1)(a) EPC); 또는
• 공식적으로 인정된 전시회에서 발생한 경우(55조 1항 1(b) EPC). 

• 명백한 남용
• 명백한 남용은 제3자가 명백하고 의심의 여지 없이 권한이 없는 곳에서 수신한 정보를 전달하는 경우 발생할 수 있음.
• 이슈 : 특허청에서 실수로 특허 출원을 공표한 경우 EPC 55(1) 조에 따라 명백한 남용의 공개로 간주될 수 있을까?
• No. T 585/92(OJ 1996, 129)에서 심판 위원회는 정부 기관이 오류로 인해 특허 출원을 조기에 공개하는 경우, 이것이 Article 55(1)(a) EPC 의 의미에서 출원인에 대한 관계에서 반드시 남용이 아니라고 판단함.
• Article 55(1)(a)의 의미 내의 남용이 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 "abuser"의 정신 상태(state of mind)가 중요함.
• 공식적으로 인정된 전시회
• 공식적으로 인정되는 전시회는 극소수임.
• 공식적으로 인정되는 전시회는 "Supplementary publication 4/2016 - Official Journal EPO"에 나열되어 있음.
• 이 조항에 의존하는 경우, 전시회 증명서는 출원 후 4개월 이내에 제출해야 함. 증명서는 반드시 다음의 요건을 준수해야 함 (Rule 25 EPC):

(a) 해당 전시회에서 산업재산권 보호를 담당하는 기관이 전시회 기간 중에 발급한 것이어야 함; 

(b) 해당 발명이 전시회에 출품되었음을 명시해야 함; 

(c) 전시회 개막일과 최초 공개일이 다를 경우, 전시회 개막일과 최초 공개일을 명시해야 함; 

(d) 위에 언급된 기관에서 정식으로 인증한 발명품의 신분증을 첨부해야 함.

선행권리 (Prior rights)

• 해당 유럽 특허 출원의 출원일 이전에 출원되었지만 그 이후에 공개된 다른 유럽 특허 출원의 내용도 최신 기술의 일부를 구성함(제54조(3)항 EPC 및 GL G-IV, 5). 
• 제54(3)조 EPC는 "이중 특허"를 방지하는 역할을 함.
• EPO가 수리관청(designated office)인 PCT 출원도 제54(3)조 EPC에 따라 선행기술로 간주됨.
• 취하의 경우 
• 공개전에 취하신청했지만 공개가 되어버린 경우 - 54(3) 적용되지 않음
• 공개 후에 취하신청한 경우 - 54(3) 적용됨