특허사무소의 Conflict Check
특허사무소는 고객의 주요 비밀정보를 다루는 기관이며, 당사자계 사건을 대리하기도 하므로 고객들간의 이해상충을 방지해야 하는 이슈가 존재한다. 컨플릭트에 대한 규정이 있는지 살펴보고 종류 및 대응방법을 검토해본다.
Conflict의 정의
한국법
한국 변리사법 상에는 컨플릭트 관련 규정으로 아래 조항들이 있었다.
변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 업무를 수행하지 못한다.
위의 7조는 좁은 의미에서 컨플릭트를 규정한 것으로 보인다. 예컨대 우리가 대리인이 되어 등록한 특허에 대해 반대입장이되어 무효심판은 할 수 없는 것이 해당되겠다.
제12조(윤리규정) ① 변리사회는 회원이 업무를 수행할 때 지켜야 할 직업윤리에 관한 규정을 제정하여야 한다.
② 회원은 제1항에 따른 직업윤리에 관한 규정을 준수하여야 한다.
변리사법은 유리규정을 정해야 함을 명시하고 있고, 대한변리사회 윤리강령에는 아래와 같은 컨플릭트 관련 규정들이 있다.
[제13조] 변리사는 의뢰인이 동의한 경우를 제외하고는, 이미 수임하고 있는 사건과 이해가 저촉되는 사건을 수임하거나 자신의 이해관계로 인하여 업무수행에 지장을 줄 우려가 있는 사건을 수임하여서는 아니 된다.
위의 13조가 개인적 컨플릭트에 상응한다.
[제14조] ② 변리사는 수임사건의 처리과정에서 지득한 정보를 의뢰인에게 불리하게 사용하여서는 아니되며, 수임관계가 종결되기 전에는 수임사건에 근거한 기술 기타 권리를 변리사에게 부여하는 약정을 체결할 수 없다.
[제15조] 변리사는 이전에 처리하였던 사건에 관하여 사건 종결 후, 이전의 의뢰인이 동의하지 않는 한 그 사건과 대립되는 이해관계를 가지는 사건을 수임할 수 없다.
영국법
영국에서는 Intellectual Property Regulation Board (IPReg) 라는 특허/상표 변리사를 규제하는 기관을 두고 있다. 이 기관은 변리사의 행동에 대한 규정을 두고 있는데 Rule 7에서 conflict에 대해 정의하고 있다. conflict는 "Personal Conflicts"와 "Conflict between clients"로 나뉜다:
Rule 7 - Conflicts
[Personal conflicts] A regulated person must not act where his interests conflict with those of a client or of a former client, or where he knows or has reasonable grounds for suspecting that the interests of any partner or regulated person or staff of his firm, conflict with those of a client or of a former client.
[개인적 컨플릭트에 대한 내용]
[Conflict between clients] Provided in all the circumstances it is reasonable to do so, a regulated person may act for two or more clients, or for a client as against a former client, in relation to the same or a related matter in a situation of conflict, or possible conflict but only if all of the parties have given their informed consent in writing. Regardless of consent a regulated person must, however, refuse to act on behalf of conflicting or potentially conflicting parties in contentious matters, in circumstances where the regulated person’s actions would not be seen to be neutral or where accepting instructions from both parties would risk a breach of Rule 5 or if Rule 8 cannot be observed.
[합리적인 상황이며 고객의 동의가 있는 한, 두 명 이상의 고객을 대리할 수 있다. 그러나, 동의와 무관하게 Rule 5 와 Rule 8을 침해할 리스크가 있는 경우에는 수임을 거절해야 한다.]
Rule 5는 Integrity에 관한 것으로 고객의 이익을 최선으로 해야 한다고 규정하고 있다. 즉, 고객에 대해 이익에 반하는 행동을 할 수 없다.
Rule 8는 Confidentiality에 관한 것으로 어떤 고객의 material한 비밀 정보가 다른 고객의 사건을 수행함에 의해 위험에 처하지 않도록 할 것을 규정하고 있다. 즉, 어떤 고객의 정보가 다른 고객의 사건을 수행함에 있어 영향을 미칠 수 있는 정보를 보유해서는 안된다.
어쨌든 규정들을 정리하면,
1) 변리사 본인의 이해관계가 있는 경우는 수임할 수 없고 (흔한 케이스 아니겠지만)
2) 고객간 conflict로서, 기존 고객의 이익에 반하는 행동을 할 위험이 있거나, 어떤 고객의 비밀 정보가 다른 고객의 사건에 영향을 미칠 수 있는 상황이 생길 위험이 있다면 사건을 수임해서 안된다.
개인적 컨플릭트 | 고객간 컨플릭트 | |
내용 | · 변리사 개인적 이해관계가 있는 사건 수임 금지 | · 비밀 누설금지 · 기존 고객의 이해관계에 상충하는 사건 수임 금지 |
고객간 Conflict의 판단
Business conflict
꼭 아래의 technical conflict가 아니더라도 두 고객이 경쟁사인 경우 (또는 그렇게 생각하는 경우)가 해당된다. 즉, 대체로 고객이 어떤 기대를 가지고 있는지 등 주관적인 상황에 달려 있다. 객관적으로 이해상충 가능성이 희박하더라도 비즈니스의 문제이기 때문에 고객의 니즈를 최선으로 생각해야 한다.
새로운 고객의 사건을 수임할 때 경쟁사 리스트를 요청해볼 수 있을 것이다. 또한 고객에게 관련 이슈가 제기될 경우에는 특정 technical area에 관한 것으로 좁히는 것으로 conflict 해소를 시도해볼 수 있겠다.
Technical conflict
앞의 conflict 정의에 해당되는 실질적인 위험이 있는 경우를 의미한다. 즉, 기존 고객의 이익에 반하는 행동을 할 위험이 있거나, 어떤 고객의 비밀 정보가 다른 고객의 사건에 영향을 미칠 수 있는 상황이 생길 위험이 있는 경우이다.
예를 들어:
- 우리가 어떤 고객의 출원에서 받은 정보가 다른 고객에서 불리한 정보로 작용하는 경우 (우리가 받은 비교 데이터가 다른 고객의 발명에는 불리한 효과로 작용되어 우리가 그 다른 고객에 대해 유리한 진술을 할 수 없게 되는 경우)
- 어떤 고객에 대한 response할 때 다른 고객에 대해서는 부정적으로 진술해야 하는 경우
- 소송에서 상대편에 설 수 없고, 우리가 진행하는 사건에 대한 침해/무효 의견을 줄 수 없음
Conflict Check의 구체적인 방법
Conflict를 주의해야할 시점들
- 새로운 출원인의 사건 수임하는 경우
- 조사보고서나 OA에서 기존 고객의 문헌이 X나 Y로 뜨는 경우
- 어떤 사건이 다른 고객에게 양도/라이선스아웃되는 경우
- 기존 고객이 새로운 기술 분야로 진출하는 경우
- 스핀아웃 - 기존 특허 사건은 진행할 수 있겠으나 컨플릭트 문제로 두 회사의 ownership 문제에 대해서는 다룰 수 없음
- 고객이 특정 경쟁자를 언급하는 경우
Conflict 체크 방법
- 기술 분야를 파악하기
- 주요 경쟁사/연구소가 누구인지 파악하기
- 우리가 신규 고객과 일하는 것을 우려하는 기존 고객이 있는지
- 해당 기술분야의 관련 특허출원이 있는지
- PCT 출원의 경우 ISR 살펴보기
- 관련 기술이 누군가에게 라이선스 주거나 받은 것인지
댓글
댓글 쓰기