EPO 심사 후반 Adaptation to Description: (1) allowable claims과 일치하도록 보정하기 (2) 그 외 요건

EPO 심사 과정에서 description을 보정하라는 거절이유를 자주 보게 됩니다. (1) 허용된 청구범위와 일치하도록 보정하라는 것과 (2) 사용하면 안되는 문구들을 제거하라는 등의 기타 요건들이 있습니다. 

보통 심사 초반에는 청구범위에 대한 실체적 거절이유에 집중하고 Description의 보정은 심사 후반에 한꺼번에 진행합니다.

Description 을 allowable claims와 일치하도록 보정하기

유럽 특허 심사에서 등록 가능한 청구항이 결정되면 description을 허여가능한 청구범위와 부합하도록 보정하라는 요구를 받습니다. 다른 국가들의 특허제도에서는 존재하지 않는 상당히 다른 특이한 요건인 것 같습니다.

이 요건에 대해서는 명확한 법률적 근거가 없어 논란이 되고 있고 최근 BoA에서도 엇갈리는 결정(T1989/18)이 있었습니다.  

법률상 근거

Description을 allowable claims에 맞추어 보정하도록 하는 요건을 근거로 삼는 규정은 Article 84 EPC입니다.

Article 84 EPC: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

위 규정의 취지는 "청구범위"가 발명의 설명으로부터 뒷받침되어야 하는 것인데, 이것을 넓게 해석하여 "발명의 설명"도 청구범위와 일치하도록 수정되어야 하는 것으로 보고 있습니다.

심사기준

심사 기준에서는 description이 claim과 일치해야 함을 아래와 같이 명시하고 있습니다(F-IV,4.3).

"Support requirement implies that the description should be consistent with the claims."

즉 Art 84 EPC의 뒷받침 요건을 그렇게 해석하는 것이 EPO의 입장입니다. 심사기준은 아래와 같이 기재하고 있습니다.

"Any inconsistency between the description and the claims must be avoided if it could throw doubt on the subject-matter for which protection is sought and therefore render the claim unclear or unsupported under Art. 84"

즉 어떤 청구항이 보호대상인지 불명확하다고 의심될 수 있다면 불일치가 있다고 보고 있습니다. 구체적인 보정 방법은 다음과 같습니다.

"The applicant must remove any inconsistencies by amending the description either by deleting the inconsistent embodiments or marking them as not falling within the subject-matter for which protection is sought"

더이상 청구범위 내에 들어오지 않는 embodiment를 (i) 삭제하던지 아니면 (ii) 보호대상이 아님을 마킹하던지 하도록 하고 있습니다.

단순히 "embodiment"를 "example", "aspect", "disclosure" 등으로 보정하는 것만으로는 불충분하다고 합니다. 그리고 "청구범위에 들어오지 않는 embodiment는 단지 이해를 돕기 위함이다"와 같은 generic clause를 단지 삽입하는 것으로도 해소되지 않는다고 합니다. 

불일치한 embodiment

위 심사기준에서 아래와 같은 embodiment는 청구범위와 불일치하는 것으로 보고 있습니다:

• 독립항의 특징과 비교하여 broader하거나 different한 특징을 갖는 경우
• 양립할 수 없는(incompatible) 특징을 갖는 경우
• 청구항에서는 mandatory인데 optional이라고 기재된 경우

불일치하지 않은 embodiment

위 심사기준에서는 아래와 같은 embodiment는 청구범위와 불일치하지 않는 것으로 보았습니다:

• 종속항에는 기재되어 있지는 않지만 추가적인 하위 특징들 - 단, 특징들의 조합이 독립항의 범위에 포함될 경우
• 기재된 embodiment가 독립항의 하나 이상의 특징을 명시적으로 언급하지 않더라도 암시적이거나 다른 embodiment를 인용하여 포함된 것으로 볼 수 있는 경우

애매한 borderline cases

거절은 명확히 불일치할 경우에만 제기되며, 애매한 경우는 출원인에게 유리하게 해석됩니다.

"For borderline cases where there is doubt as to whether an embodiment is consistent with the claims, the benefit of the doubt is given to the applicant."

최근 BoA 결정 (T1989/18)

발명의 설명 보정 요건에 대한 법률적인 명확한 근거가 없고 심사기준만 있어서 논란이 지속되고 있습니다. 최근 2021년 12월 22일자로 공개된 BoA 결정(T1989/18)이 있었고, BoA는 이러한 거절은 법률적 근거가 없다고 하였습니다(관련 기사).

특히 Art 84. EPC에 위반하지 않는 이유와 관련하여, BoA는 해당 규정이 청구항이 그 자체로 명확해야 하며, subject matter가 발명의 설명에 근거를 두어야 한다는 뜻으로, 발명의 설명에 있는 추가적인 subject matter가 금지되는 것은 아니라고 하였습니다.

앞으로의 변화?

심사기준대로 지속하기에는 여러 논란들이 있습니다 :

• 심사관들간에 "불일치" 여부에 대한 해석 차이가 있을 수 있습니다
• 이로 인해 예측 가능성이 떨어질 수 있습니다 - 특히 청구범위 해석은 개별국가 법원마다 다르게 해석되기 때문에 
• benefit of the doubt의 의미가 무엇인지? borderline case에 대한 기준이 불명확함.

하지만 EPO는 이러한 논란에도 불구하고 지속적으로 요건을 적용한다고 합니다. 이 요건을 없애기보다는 보다 명확한 기준을 마련하는 쪽으로 나가겠다고 합니다.

실무상 조치

• 실시예에서 청구범위에 해당되지 않는 것은 reference임을 마킹해주기
• 발명의 설명에 "invention"이나 "embodiment"로 기재된 내용은 청구항에 부합하도록 맞추기 - technical field도 청구범위에 맞추어 보정해야 함
• 발명의 이해를 위해 필요한 embodiment 는 청구되는 것이 아니라도 "disclosed"인 것으로 마킹하여 기재할 수 있음 (예컨대 청구항이 물건 발명인 경우 제법에 대하여)

Description에 대한 기타 요건

심사기준

Description을 청구범위와 일치하도록 하는 보정 이외에도, 심사 기준에서는 추가적인 규정이 있습니다(F-IV, 4.4.).

• 발명의 설명에서 보호 범위가 모호하고 정확하게 정의되지 않은 방식으로 확장될 수 있음을 암시하는 일반적인 진술은 허용되지 않는다. 특히, "spirit of the invention" 또는 "all equivalents"를 포함하도록 발명이 확장될 수 있다는 표현이 허용되지 않음
• "청구범위"를 포괄하는 보호 범위를 언급하는 진술만 허용될 수 있음. - 즉, 보정 축소된 청구범위에 부합하도록 보정되어야 함. (4.3과 같은 취지)
• 청구항이 여러 특징의 조합인 경우, 청구항의 보호가 "각각의 특징"이나 "sub-combination(즉 조합중 일부)" 에 미칠 수 있다는 표현은 삭제되어야 함.
• 청구항 같은 구절(claim-like clauses)들은 삭제되거나 표현을 달리해야함. 

실무상 조치

• Background에 EESR에서 인용된 문헌들 추가하기
• 청구범위가 확장해석될 수 있다는 문구들은 삭제하기